許艷

關(guān)鍵詞

在先使用 未注冊商標(biāo) 司法保護

著國家對知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的提倡和推動，以及商標(biāo)價值的日益凸顯，商標(biāo)越來越受到重視。經(jīng)營者更傾向于將其已使用的商業(yè)標(biāo)識注冊為商標(biāo)。我國實行商標(biāo)注冊制度，亦推動了國內(nèi)商標(biāo)注冊量的進一步提升。然而，基于諸多原因，如在先使用的商標(biāo)被他人搶注，或基于缺乏顯著性而被商標(biāo)局駁回等，一些已經(jīng)使用的商標(biāo)往往無法獲得注冊，但由于已經(jīng)使用的品牌已經(jīng)在消費者群體中形成相應(yīng)的忠誠度和粘附度而導(dǎo)致無法舍棄該品牌^或因商業(yè)推廣策略原因而需要繼續(xù)使用該品牌，企業(yè)將其作為未注冊商標(biāo)進行了商業(yè)使用。在此種情形下，未注冊商標(biāo)的使用如何在規(guī)避潛在侵權(quán)風(fēng)險的同時加強對自身的保護，就顯得尤為重要。對已經(jīng)使用的未注冊商標(biāo)進行保護，能夠彌補商標(biāo)注冊制度的內(nèi)在缺陷，亦符合商標(biāo)經(jīng)使用而被賦予生命力的本質(zhì)屬性。

未注冊商標(biāo)保護的現(xiàn)實原因

多年來，商標(biāo)的的“惡意注冊”“惡意使用”和“惡意訴訟”問題備受業(yè)界關(guān)注，其背后是在先使用人的正當(dāng)利益無法得到有效保護的利益失衡，以及對解決此問題的急切呼吁。一邊是搶注人的注冊成本極低，導(dǎo)致重復(fù)注冊、大量注冊等現(xiàn)象的反復(fù)出現(xiàn);另一邊卻是正當(dāng)權(quán)利人的維權(quán)成本極高，需委托專人管理、定期監(jiān)控、不斷訴訟，花費大量的時間、精力和金錢成本。如今，由于他人搶注導(dǎo)致在先使用人無法將其使用的標(biāo)志注冊為商標(biāo)，只能作為未注冊商標(biāo)使用的現(xiàn)象已屢見不鮮。

未注冊商標(biāo)存在的另一大原因，是由于缺乏顯著性而無法獲得注冊。對于此類缺乏顯著性的標(biāo)志，《商標(biāo)法》第十一條規(guī)定其不得作為商標(biāo)注冊，但并不禁止其使用。在商業(yè)使用中，此類商標(biāo)與產(chǎn)品或服務(wù)的特性有一定關(guān)聯(lián)，多為暗示性商標(biāo)，方便消費者識記，推廣起來較為容易，這也是眾多未注冊商標(biāo)得以繼續(xù)使用的主要理由之一。

《商標(biāo)法》關(guān)于未注冊商標(biāo)保護的規(guī)定

（一）關(guān)于未注冊商標(biāo)的規(guī)定

對于未注冊商標(biāo)，《商標(biāo)法》給予有限的保護。

根據(jù)《商標(biāo)法》第十五條對代理人或者代表人或合同、業(yè)務(wù)往來或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在搶注的規(guī)定，第三十二條禁止損害他人在先權(quán)利，第五十九條第三款“注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)分標(biāo)識”的規(guī)定可見，《商標(biāo)法》對未注冊商標(biāo)（非馳名）的保護為消極保護，即基于未注冊商標(biāo)對代理人、代表人及其他關(guān)系人知悉在先使用人情況的搶注行為提異議并禁止其使用，對他人注冊與其相同、近似的商標(biāo)提異議或無效，以及在面對商標(biāo)侵權(quán)時提出不侵權(quán)抗辯時，未注冊商標(biāo)無法像注冊商標(biāo)一樣作為權(quán)利基礎(chǔ)以主動提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟。這與我國實行的商標(biāo)注冊制度相呼應(yīng)，即給予未注冊商標(biāo)一定的保護，“但保護水準(zhǔn)不宜過高，以免沖擊到注冊制這一商標(biāo)管理中的基本制度”。

（二）關(guān)于未注冊馳名商標(biāo)的規(guī)定

《商標(biāo)法》第十三條給予未注冊馳名商標(biāo)予以保護，同時第五十八條規(guī)定“將未注冊的馳名商標(biāo)作為企業(yè)名稱中的字號使用，誤導(dǎo)公眾，構(gòu)成不正當(dāng)競爭?！?/p>

未注冊馳名商標(biāo)制度在不斷完善，但直到2001年《商標(biāo)法》中才出現(xiàn)了對未注冊馳名商標(biāo)的專項規(guī)定，這是當(dāng)前我國商標(biāo)權(quán)注冊制度下對因使用而獲權(quán)的未注冊商標(biāo)所能給予的最強保護。從上述規(guī)定可知，相比于普通的未注冊商標(biāo)的消極保護，《商標(biāo)法》給予未注冊馳名商標(biāo)的是積極保護，即商標(biāo)所有者可以將未注冊馳名商標(biāo)作為權(quán)利基礎(chǔ)，對他人在相同商品上的商標(biāo)性使用行為提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟，或針對他人將其商標(biāo)作為企業(yè)名稱使用的、誤導(dǎo)公眾的行為提起不正當(dāng)競爭訴訟。給予未注冊馳名商標(biāo)稍弱于注冊商標(biāo)的保護，亦是出于商標(biāo)本質(zhì)的內(nèi)在要求。商標(biāo)的價值在于使用，未注冊馳名商標(biāo)雖然未獲得注冊，但基于使用而事實上起到了識別商品或服務(wù)的功能，具有了相應(yīng)的市場價值，因此也有了保護的的基礎(chǔ)和必要性。

未注冊商標(biāo)的使用問題

（一）增加區(qū)分的識別標(biāo)識，降低混淆的可能性

將未獲得注冊的商標(biāo)投入商業(yè)使用，存在較大風(fēng)險。特別是申請注冊時與在先注冊商標(biāo)近似而被駁回的無法通過注冊的商標(biāo)，更是存在天然的缺陷，這類商標(biāo)再進行使用，不可能完全阻斷商標(biāo)侵權(quán)的風(fēng)險，這對于品牌后期的投入、推廣與發(fā)展很是不利的。因此，商標(biāo)所有者在使用未注冊商標(biāo)時，增加區(qū)分的標(biāo)識，如企業(yè)字號或企業(yè)已使用并注冊的商標(biāo)等，盡量避免消費者混淆，降低誤認(rèn)的可能性。

值得注意的是，即使未注冊的商標(biāo)與其使用人形成了緊密關(guān)聯(lián)，其間仍然存在一定的不確定性，并可能產(chǎn)生新的問題。一般而言，當(dāng)在后使用的未注冊商標(biāo)通過大量的使用和推廣獲得高知名度，并與其使用人形成緊密聯(lián)系時，該商標(biāo)與其使用人的關(guān)系不會使得相關(guān)消費者混淆，即當(dāng)消費者看到該商標(biāo)時，便能知曉其提供商品或服務(wù)的主體。然而，當(dāng)在先注冊人使用其注冊商標(biāo)時，鑒于與他人使用的知名未注冊商標(biāo)有一定的近似性，相關(guān)消費者將有可能誤認(rèn)注冊商標(biāo)持有人提供的產(chǎn)品是他人知名未注冊商標(biāo)使用人所提供的，或誤認(rèn)二者具有一定的關(guān)聯(lián)性，從而可能在一定程度擠壓該注冊商標(biāo)使用及發(fā)展的空間，產(chǎn)生所謂“反向混淆”。

（二）保留在先使用證據(jù)

保留在先使用證據(jù)，有利于主張在先使用的權(quán)益以抗辯在后注冊商標(biāo)。在2013年《商標(biāo)法》修改前，雖然司法實踐中確有給予善意在先使用人一定保護的案例，但缺乏明確的法律依據(jù)。2013年修改后的《商標(biāo)法》增加了第五十九條第三款關(guān)于在先使用的規(guī)定，賦予了在先使用人在一定條件下基于其在先使用為注冊商標(biāo)進行不侵權(quán)抗辯，并在原有范圍內(nèi)附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識繼續(xù)使用的權(quán)利。此外，在先使用者亦可針對在后注冊商標(biāo)權(quán)基礎(chǔ)中的瑕疵，進一步嘗試對該注冊商標(biāo)提起無效請求，從而使其失去注冊商標(biāo)的權(quán)利基礎(chǔ);而后，在先使用者可再申請將原注冊商標(biāo)注冊為新商標(biāo)，從而使事實上和法律上的權(quán)利主體統(tǒng)一。商標(biāo)的民、行程序如何銜接以打擊商標(biāo)搶注行為，如何保護在先使用的權(quán)利等話題，迄今已經(jīng)引起了司法界的廣泛深入探討。

保留使用證據(jù)對于本身缺乏顯著性的標(biāo)志有著重要意義。基于缺乏顯著性而無法獲準(zhǔn)注冊的商標(biāo)，如果經(jīng)過大量、廣泛的使用和宣傳，彌補了先天顯著性不足、起到了識別商品作用的，則該使用人可考慮重新申請注冊商標(biāo)，并在可能的后續(xù)駁回復(fù)審甚至駁回復(fù)審行政訴訟中提交相應(yīng)的使用證據(jù)，從而提升自身獲準(zhǔn)注冊的概率。

舉例來說，蒙牛公司的29類的“酸酸乳”商標(biāo)最初于2002年向商標(biāo)局申請注冊時，因缺乏顯著性被駁回;2005年，蒙牛公司再次申請注冊商標(biāo)，2006年，在個案維權(quán)案件中，“酸酸乳”商標(biāo)被呼和浩特市中級人民法院認(rèn)定為未注冊馳名商標(biāo)。2008年，“酸酸乳”商標(biāo)于2008年獲得初審公告，并最終成功注冊。

未注冊商標(biāo)的司法保護途徑

（一）未注冊馳名商標(biāo)

在互聯(lián)網(wǎng)信息轟炸和資本市場推動的市場環(huán)境中，一個標(biāo)志經(jīng)過商業(yè)運作，其知名度可在短期內(nèi)迅速飆升。一個未注冊商標(biāo)一旦被市場認(rèn)可，在利益的驅(qū)使下，市場其他主體可能在相同或者類似的商品或服務(wù)上復(fù)制、摹仿該未注冊商標(biāo)。對此，未注冊商標(biāo)使用人可通過主張認(rèn)定未注冊馳名商標(biāo)尋求司法保護。

馳名商標(biāo)的認(rèn)定對商標(biāo)知名度的要求較高，使用者需要參照馳名商標(biāo)認(rèn)定的相關(guān)規(guī)定提交大量的使用證據(jù)，用以證明其未注冊商標(biāo)在中國境內(nèi)為相關(guān)公眾廣泛知悉。馳名商標(biāo)可以通過行政和司法兩種途徑來認(rèn)定：行政認(rèn)定即通過國家的行政機關(guān)商標(biāo)局認(rèn)定，如“小肥羊”商標(biāo)曾被商標(biāo)局認(rèn)定為未注冊馳名商標(biāo)，商評委也曾在個案中認(rèn)定未注冊馳名商標(biāo);司法認(rèn)定是2001年中國加入WTO后開始實行的，其采取個案認(rèn)定和被動認(rèn)定原則，即由法院在審理具體的個案中應(yīng)當(dāng)事人的請求予以認(rèn)定。蒙牛公司“酸酸乳”商標(biāo)案是我國首例未注冊馳名商標(biāo)維權(quán)案例。由于行政機關(guān)曾對馳名商標(biāo)采取主動保護和全面保護，有關(guān)馳名商標(biāo)司法認(rèn)定的虛假訴訟時有發(fā)生。因此，2013年修訂的《商標(biāo)法》明確規(guī)定禁止將馳名商標(biāo)作為榮譽用于宣傳，馳名商標(biāo)在司法上的認(rèn)定也較為謹(jǐn)慎。鑒于此，未注冊馳名商標(biāo)的認(rèn)定和維權(quán)在目前的司法環(huán)境中應(yīng)更為慎重。

盡管未注冊馳名商標(biāo)的保護類似于注冊商標(biāo)，但在一個標(biāo)識未獲得注冊（未確定法定權(quán)利基礎(chǔ)）的情況下，投入大量的使用和宣傳對于使用人（或其投資者）的商業(yè)經(jīng)營來說有著極大的風(fēng)險。因此，未注冊商標(biāo)在達(dá)到事實馳名的狀態(tài)后再去維權(quán)的案例，目前相對較少。

（二）一定影響的商品名稱、包裝、裝潢

“一定影響的商品名稱、包裝、裝潢”權(quán)益由《反不正當(dāng)競爭法》所規(guī)制。相比于注冊商標(biāo)權(quán)，一定影響的商品名稱、包裝、裝潢并非由注冊獲得，而是通過使用進行個案認(rèn)定，且其權(quán)利狀態(tài)根據(jù)其實際使用狀態(tài)而呈現(xiàn)動態(tài)發(fā)展的態(tài)勢。另外，依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理不正當(dāng)競爭民事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第1條第2款的規(guī)定，一定影響的商品名稱、包裝、裝潢的權(quán)益的受保護地域和在后使用者的主觀過錯的限制。不過，在商標(biāo)所有者無法獲得注冊商標(biāo)專用權(quán)，且其商標(biāo)知名度未達(dá)成馳名狀態(tài)，或僅在特定區(qū)域具有知名度的情況下，所有者仍可通過一定影響的商品名稱、包裝、裝潢的權(quán)益，對在某一區(qū)域內(nèi)正當(dāng)使用其商標(biāo)所形成的權(quán)益予以保護。

雖然2017年的《反不正當(dāng)競爭法》在“商品名稱、包裝、裝潢”一條中刪除了“特有”的明確規(guī)定，但商業(yè)標(biāo)識內(nèi)在要求具有區(qū)分性，即商標(biāo)需與同行業(yè)內(nèi)其他主體提供的相同、類似的商品或服務(wù)的名稱、包裝或裝潢有所不同，才能起到實際的區(qū)分作用。這與“特有”的要求具有同一性，特別是“一定影響”的要求，更增強了標(biāo)志的可識別性。

（三）積極提起針對“惡意訴訟”的反訴

商標(biāo)惡意訴訟是目前業(yè)界較為關(guān)注的問題，近年來國內(nèi)法院已有不少相關(guān)案例引起熱議。惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟，是指行為人明知自己提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟無事實或者法律依據(jù)，仍以損害他人合法權(quán)益或者獲取非法利益為目的，故意針對他人提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟，造成他人損害的行為。對于不少商標(biāo)被國內(nèi)主體搶注又反遭搶注者起訴侵權(quán)的國外商標(biāo)權(quán)利人而言，指控?fù)屪⒄邜阂庠V訟反訴無疑是一種高效的解決方案。若惡意訴訟的反訴成立，在先商標(biāo)權(quán)利人一方面能夠有效避免落入商標(biāo)侵權(quán)的罪名之中，另一方面有利于國外權(quán)利人從根本上確立其權(quán)利基礎(chǔ)的正當(dāng)性，為無效搶注商標(biāo)的行政確權(quán)授權(quán)策略提供有力的支撐。

最近，江蘇高院在審理中訊公司訴比特公司惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟一案中，對商標(biāo)惡意訴訟的定義、構(gòu)成要件和賠償問題作了詳細(xì)的論述。該案不僅判定被告構(gòu)成商標(biāo)惡意訴訟，而且在賠償上參考了原告的預(yù)期利潤損失，支持了原告直接的經(jīng)濟損失、律師費請求，并適用了懲罰性賠償。這充分體現(xiàn)了我國堅決制止惡意訴訟的司法裁判導(dǎo)向，對于大力打擊惡意注冊及使用、維護在先使用人的合法權(quán)益具有典型意義。

關(guān)于惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟的構(gòu)成要件，目前尚無相關(guān)的法律法規(guī)或司法解釋規(guī)定。在商標(biāo)權(quán)司法實踐中，一般認(rèn)為構(gòu)成惡意訴訟需要滿足三方面要件：第一，商標(biāo)權(quán)利的取得具有不正當(dāng)性;第二，行為人提起訴訟主觀上具有惡意;第三，行為人惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟給他人造成了損失，且損失與行為人惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟具有因果關(guān)系。

結(jié)語

《商標(biāo)法》和《反不正當(dāng)競爭法》為未注冊商標(biāo)的保護提供了一定的依據(jù)，但由于在先使用未注冊商標(biāo)的相關(guān)權(quán)益基于持續(xù)使用而形成，因此保留在先使用的相關(guān)證據(jù)對于權(quán)益的主張至關(guān)重要，是權(quán)利人進行維權(quán)的基礎(chǔ)。在實際使用中，未注冊商標(biāo)使用人應(yīng)當(dāng)增加顯著區(qū)分標(biāo)志從而避免造成混淆。目前現(xiàn)有的法律規(guī)定和司法實踐表明，當(dāng)未注冊商標(biāo)的知名度累積到在中國境內(nèi)為相關(guān)公眾所知悉的程度，便可通過認(rèn)定未注冊馳名商標(biāo)獲得保護;如累積到在特定區(qū)域具有一定影響的，可通過一定影響的商品名稱、包裝、裝潢來進行主動維權(quán)。在遭遇商標(biāo)搶注人的商標(biāo)侵權(quán)訴訟時，在先使用者可嘗試通過主張商標(biāo)惡意訴訟維護其正當(dāng)合法權(quán)益。

當(dāng)前，我國針對未注冊商標(biāo)尚未形成體系化保護，現(xiàn)有法規(guī)各條款對未注冊商標(biāo)的保護也缺乏銜接，這對未注冊商標(biāo)在先使用人的維權(quán)選擇造成了困擾。因此，我國應(yīng)探索建立體系化的未注冊商標(biāo)保護制度。盡管我國實施商標(biāo)注冊制度，但對于未注冊商標(biāo)，不管是基于未注冊商標(biāo)事實上的自身價值，還是基于相關(guān)法律規(guī)定，都應(yīng)予以認(rèn)可。但是，對于未注冊商標(biāo)應(yīng)使用到何種程度、商譽應(yīng)積累到何種程度、司法應(yīng)給予何種程度的保護等問題，仍亟需層次化、體系化的未注冊商標(biāo)保護制度加以調(diào)節(jié)，以加大對經(jīng)使用積累了知名度的未注冊商標(biāo)的保護力度，并遏制商標(biāo)搶注的不誠信行為。