(華東政法大學 上海 400233)

引言

2013年修改的《商標法》在第五十九條第三款規(guī)定了商標在先使用抗辯：“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標識?！比敉耆凑瘴牧x解釋來理解，要構(gòu)成商標在先使用抗辯，需要在使用時間上滿足“兩個先于”的構(gòu)成要件：第一是要先于商標注冊人申請商標前使用，第二要先于商標注冊人使用。

“兩個先于”的要件在實踐中會有兩種體現(xiàn)，一是商標注冊人對注冊商標的使用時間晚于申請注冊時或者直到核準注冊后才使用，如商標注冊人申請時間為2016年1月1日，使用時間為2017年1月1日或者沒有使用，那么商標在先使用抗辯要證明在先使用至少要證明自己的使用在2016年1月1日之前；二是商標注冊人注冊商標的使用時間早于申請注冊時，如商標注冊人申請注冊時間為2016年1月1日，使用時間為2015年1月1日，那么商標在先使用抗辯至少要證明自己的使用在2015年1月1日之前。

我國商標法關(guān)于在先時間規(guī)定可以說是一種“完全在先使用制”，在時間要求上對于主張在先使用抗辯人提出了極高的要求。這樣的要求是否合理？是否有利于保證真正商標在先使用抗辯人的利益呢？

一、“兩個先于”的細化探究

(一)在注冊商標申請前使用

關(guān)于商標在先使用的時間，在2013年新法修正前我國沒有明確規(guī)定商標先用權(quán)時，學界關(guān)于在先使用時間點有兩種觀點：商標申請時以及核準注冊時。在我國商標法未修改時，實踐中有不少以商標核準注冊時為在先使用的標準的，比如早期判定成立在先使用抗辯的“84好幫手”案、“花樣年華”案和“蘇菲雅”案。

目前來看，商標申請時的時間標準不但在立法上被明確，也是學界的主流觀點，主要原因是商標只要通過了形式審查就會在我國商標局網(wǎng)站上進行公布，而距離商標核準還有半年以上的時間，隨著網(wǎng)絡的普及和媒體的發(fā)展，一個商標的知名時間也大大的縮短了，甚至在一個月不到就能有極高的知名度。因為優(yōu)質(zhì)商標資源是有限的，若采用商標核準注冊時的標準，如果有人看到了別人的商標申請，在商標核準注冊之前進行廣泛的宣傳獲得知名度并進行一定的使用，從而蠶食商標權(quán)人的市場份額，之后又援引在先使用抗辯，這無疑對商標注冊人是極大的不公平，也不符合商標在先使用抗辯制度的設(shè)立初衷。

綜上所述，在注冊商標申請前使用是對于商標在先使用人來說具有一定的預測可能性，商標在先使用人是有可能得知到商標的注冊的，對于商標在先使用人來說，盡到合理的注意義務是可以避免侵權(quán)發(fā)生的，因此商標在先使用時間限定在商標注冊人申請之前是比較合理的。

(二)在商標注冊人使用前使用

如上文所示，如果商標注冊人使用時間晚于申請注冊時間，這個限定在這種情況下是不起作用的；如果商標注冊人使用時間早于商標注冊時間，這個限定對于援引商標在先使用抗辯就提出很高的要求了。對于這個規(guī)定，有很多學者是贊成的，有學者認為“商標先用權(quán)成立的理論基礎(chǔ)是先用理論和利益平衡理論。在被告主張先用權(quán)的商標并非絕對優(yōu)先于原告商標的情況下，只能得出被告主張先用權(quán)的商標處于相對優(yōu)先的地位甚至是劣勢地位，不符合先用理論，當然就不能適用利益平衡理論來保護其利益?！?/p>

同時這種嚴格的限定也使法律具有極高的確定性，如果援引商標先用抗辯需要“完全在先使用”，這也就排除了從時間成立來看商標在先使用人主觀上具有惡意的可能性，因而我國關(guān)于商標權(quán)的構(gòu)成要件中并沒有像其他國家和地區(qū)對于商標先用權(quán)規(guī)定有“善意”作為構(gòu)成要件，關(guān)于善意的問題，后文還會進行論述。

這樣的立法設(shè)計雖然一定的優(yōu)點，但是排除了一些善意的商標在先使用人援引在先使用抗辯的可能。我國幅員遼闊，各個地區(qū)的風俗和習慣也不相同，因而各地區(qū)產(chǎn)生了一些風俗特產(chǎn)，以食品為主要代表。某個食品在某一地區(qū)具有極高的知名度，離開了這個地區(qū)可能就沒人知曉。假如內(nèi)蒙的一個人使用商標“雪花”作為當?shù)匾环N糕點的商標，在他使用之后海南也有人使用了“雪花”作為當?shù)氐囊环N糕點的商標，海南人對于內(nèi)蒙人使用這個商標是完全不知曉的(一般也不可能知曉)，如果之后內(nèi)蒙人將這個商標注冊取得商標專用權(quán)，商標注冊的效果是及于全國的，他有權(quán)阻止海南人繼續(xù)使用這個商標，甚至要求賠償，這對與海南的商標使用人來說是不公平的。商標在先使用不同于申請注冊，它是沒有公示性的，因而對商標在先使用人來講不具有預測可能性。即使商標使用人在先使用是出于善意，也有可能面臨侵權(quán)風險，這不符合商標先用權(quán)的目的，不利于真正保證商標在先使用人的利益。

從國外立法來看，雖然《英國商標法》第11條要求先使用人使用商標，必須在商標注冊人注冊日和使用商標日兩個時間點中更早的時間點之前，但這種立法并不常見，日本①、韓國②和我國臺灣地區(qū)③在先時間點都是只要求在商標注冊申請之前。

二、“兩個先于”的修正——引入“善意”要件

(一)商標先用權(quán)構(gòu)成要件是否包括“善意”要件

單從第五十九條第三款字面來看未直接規(guī)定主觀上“善意”為商標先用權(quán)構(gòu)成要件，但很多教科書已經(jīng)把這一條作為了商標先用權(quán)的構(gòu)成要件之一④，不少學者在其文獻中也是直接列為構(gòu)成要件，認為法律雖未規(guī)定，但學理上應當包含。

在《商標法》修改前，很多學者在對先用權(quán)的構(gòu)想中就提到了善意要件。修法后，一些學者對于商標先用權(quán)構(gòu)成要件的論述中并未提到“善意”。王蓮峰在其文章相關(guān)部分僅僅提到了“具有在先使用的客觀事實”“在先使用的商標相同或近似且商品相同或相似”“在先使用的商標具有一定影響”這三個要件；曹新明也僅從法條字面分析并未在其文章中提到“善意”要件。但這些學者的論述中雖未直接包括善意要件，也未明確將其排除。學者如李揚、杜穎卻認為學理上應當包括“善意”要件，認為商標先用權(quán)作為利益平衡之法應當具有善意的主觀要件，不然就違背了商標先用權(quán)的設(shè)立初衷，同時對一些不能被五十九條第三款涵蓋的情況也可以作為兜底，如商標先用權(quán)人使用了他人的姓名權(quán)、著作權(quán)等在先權(quán)利這種情況如何規(guī)制。

在一些司法實踐中，“善意”也被用來作為判斷在先使用的構(gòu)成要件，如煙臺張?？ㄋ固鼐魄f有限公司與上?？ㄋ固鼐茦I(yè)有限公司、李道之確認不侵犯商標權(quán)糾紛上訴案中，法院認為“知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利沖突中，當事人的主觀狀態(tài)是善意或惡意是考量違法性的重要因素”；同樣在“新百倫”案一審中，法院認為新百倫公司提出異議時已經(jīng)得知了原告周樂倫的注冊商標的存在，之后仍然擴大使用“不具有善意”。

(二)“善意”要件對“兩個先于”的修正

如上文所述，對于商標先用權(quán)人滿足“兩個先于”，在時間上基本上可以完全證明商標在先使用人具有善意了，因而善意要件在這個層面上似乎并不是必要的，但如果商標注冊人先于申請注冊時使用商標，這就可能使很大一部分善意的商標先用權(quán)人面臨侵權(quán)風險。因此，如果我們把“先于商標注冊人使用”這個規(guī)定去掉，然后引入“善意要件”，如日本、韓國和我國臺灣地區(qū)的規(guī)定，商標在先使用人如果能證明自己是善意的，自己不可能得知商標注冊人的使用，如最高人民法院《關(guān)于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第一條第二款規(guī)定：“在不同地域范圍內(nèi)使用相同或者近似的知名商品特有的名稱、包裝、裝潢，在后使用者能夠證明其善意使用的，不構(gòu)成反不正當競爭法第五條第(二)項規(guī)定的不正當競爭行為?！鄙虡俗匀艘部梢酝ㄟ^證明在先使用人具有惡意來進行反駁。

雖然引入“善意”作為構(gòu)成要件一定程度增加了被告甚至原告舉證負擔，但是這種舉證并不是非常困難的，對于法律的確定性也沒有很大的影響，但是對于商標先用權(quán)制度目的的實現(xiàn)相比“兩個先于”結(jié)果上要更加合理和公正。同時引入“善意”要件也可以作為一個兜底條款，對于一些不具有滿足其他條件但是不具有善意的商標先用權(quán)人進行規(guī)制。作為一個利益衡平方法，正如美國聯(lián)邦最高法院所要求的那樣，“走進衡平的人必須帶著潔凈之手而來?！?/p>

結(jié)語

對于商標在先使用中“先于商標注冊人申請時”和“先于商標注冊人使用時”兩個先于的時間要求，固然有其立法上簡明和確定性的優(yōu)點，但是對于商標在先使用抗辯人這個時間上的要求過于嚴苛，使一部分善意的商標使用人也面臨侵權(quán)風險。商標先用權(quán)構(gòu)成要件中“善意”雖然沒有在立法上體現(xiàn)，卻是商標先用權(quán)制度設(shè)立的應有之意，對于實現(xiàn)商標先用權(quán)制度的價值和目的具有實在意義。

【注釋】

①李揚譯.日本商標法.知識產(chǎn)權(quán)出版社,2011:26.

②韓國商標法(第五十七條之三規(guī)定)

③我國臺灣地區(qū)“商標法”第22條第2項

④如曾陳明汝,蔡明誠著.商標法原理.新學林出版社,2007:99.如有惡意影射他人注冊商標之信譽，則無阻卻違法性