唐素琴 周軼男

2014年4月1日國家知識產(chǎn)權(quán)局向社會公布了《職務(wù)發(fā)明條例（送審稿）》（以下簡稱《條例》），社會各界特別是企業(yè)界認為《條例》相關(guān)內(nèi)容有干預(yù)企業(yè)經(jīng)營自主權(quán)的嫌疑，這也成為《條例》出臺受阻的主要原因之一。有學(xué)者認為，美國作為市場經(jīng)濟發(fā)達的國家，法律對雇主的權(quán)益沒有進行過多干預(yù)，我國更不應(yīng)該通過立法對企業(yè)經(jīng)營自主權(quán)予以過多干預(yù)。事實上，美國在“雇員優(yōu)先”模式下對雇員權(quán)益有特殊的保護措施，突出表現(xiàn)在預(yù)先發(fā)明轉(zhuǎn)讓協(xié)議及其限制上。

美國預(yù)先發(fā)明轉(zhuǎn)讓協(xié)議產(chǎn)生的背景

1790年美國國會通過的第一部《專利法》第111條規(guī)定：“申請專利，除本編另有規(guī)定外，應(yīng)由發(fā)明人書面向?qū)＠c商標(biāo)局局長提出?！边@一規(guī)定奠定了美國“雇員優(yōu)先”的發(fā)明制度的基礎(chǔ)。1793年修改后的《專利法》同樣強調(diào)專利權(quán)僅授予美國公民個人。在1840年“雇員發(fā)明”概念被正式提出以前，美國發(fā)明專利以個人創(chuàng)意為主，鮮有個人發(fā)明家愿意受集體組織束縛進行發(fā)明創(chuàng)造的。1840年以后，雇員與雇主之間的發(fā)明專利權(quán)利歸屬和利益分配問題逐漸走進法官的視線。19世紀(jì)末期，以研發(fā)為目的的雇傭大量出現(xiàn)，雇主與雇員間因發(fā)明創(chuàng)造產(chǎn)生的矛盾愈來愈激烈。到了20世紀(jì)初，為解決與日俱增的雇主與雇員之間的發(fā)明權(quán)屬矛盾，美國雇員發(fā)明制度開始嘗試在契約的基礎(chǔ)上按貢獻分配專利利益的方法。其中以1924年高等法院審理的Standard Parts co.vs.Peck（標(biāo)準(zhǔn)件公司訴派克）案為代表。法院認為，只要企業(yè)在契約中明確該發(fā)明專利屬于受雇發(fā)明的性質(zhì)，且企業(yè)為該發(fā)明的產(chǎn)生作出了貢獻即付給雇員相當(dāng)數(shù)額的酬金，并為發(fā)明人提供了足以使發(fā)明產(chǎn)生的物質(zhì)技術(shù)條件，企業(yè)就應(yīng)當(dāng)擁有與該雇傭意圖相關(guān)的發(fā)明專利的完整權(quán)屬。此后，越來越多的企業(yè)選擇在雇傭合同簽訂之時，確定雇傭的性質(zhì)或明確雇傭期間產(chǎn)生的發(fā)明專利的歸屬問題，預(yù)先發(fā)明轉(zhuǎn)讓協(xié)議隨之廣泛出現(xiàn)。

預(yù)先發(fā)明轉(zhuǎn)讓協(xié)議的合法性及正當(dāng)性分析

預(yù)先發(fā)明轉(zhuǎn)讓協(xié)議的法律依據(jù)。

不同于針對已有專利簽署的發(fā)明專利轉(zhuǎn)讓協(xié)議，預(yù)先發(fā)明轉(zhuǎn)讓協(xié)議（Pre-invention Assignment Agreement）多是就未來雇傭關(guān)系發(fā)生期間或者雇傭關(guān)系結(jié)束后的一段合理期限內(nèi)就雇員發(fā)明做出的權(quán)屬約定，通常在私營企業(yè)中普遍存在。在雇傭發(fā)明的權(quán)屬分配和利益分配過程中，此類協(xié)議產(chǎn)生的糾紛具有普遍性、典型性。

20世紀(jì)90年代，美國《專利法》未對專利應(yīng)當(dāng)授予雇員發(fā)明人還是雇主作出明確的規(guī)定，而是將雇員和雇主視為一個統(tǒng)一的發(fā)明實體，并籠統(tǒng)地授予其專利權(quán)，美國專利法相關(guān)規(guī)定的缺失使得其難以在雇員發(fā)明糾紛上直接適用。實踐中，雇主通常會在簽訂雇傭合同時提出與雇員簽署發(fā)明轉(zhuǎn)讓協(xié)議，要求其書面同意將其在雇傭期間所做出的發(fā)明轉(zhuǎn)讓給雇主?；蛘邔㈩A(yù)先轉(zhuǎn)讓發(fā)明的條款寫進雇傭合同作為“能否入職”的決定性條款，同時雇員還有協(xié)助轉(zhuǎn)讓專利運營的義務(wù)等。除此之外，盡管預(yù)先發(fā)明轉(zhuǎn)讓協(xié)議中約定的條款多樣化，但其權(quán)屬分配方案大多都傾向于雇主利益，雇員的專利權(quán)屬以及利益空間常常受到不公正的擠壓，這為意思自治原則在勞動合同領(lǐng)域的適用增加了障礙。一直以來，法律工作者們試圖在此類協(xié)議上找到一個雙方利益的平衡點，法官也通過判例確定了一系列的普通法規(guī)則來分配這些預(yù)先權(quán)利，但具有私人性質(zhì)的雇傭協(xié)議在意思自治原則下大多會巧妙地規(guī)避這些普通法規(guī)則。當(dāng)這些避開法律規(guī)定的預(yù)先發(fā)明轉(zhuǎn)讓協(xié)議產(chǎn)生糾紛后被呈上法庭時，除非雇主在簽訂協(xié)議時過分?jǐn)U大其可以獲得的發(fā)明專利權(quán)屬范圍，法庭反而很可能會支持這些預(yù)先發(fā)明轉(zhuǎn)讓協(xié)議，因為他們認為這些合同未超出雙方意思自治的范圍，并恰好填補了《專利法》中相關(guān)規(guī)定的空缺。

20世紀(jì)70年代以來，各個州試圖通過立法限制雇主濫用雇傭合同談判中的優(yōu)勢地位，分別對預(yù)先發(fā)明轉(zhuǎn)讓協(xié)議作出嚴(yán)格的限制，其中有三個州出臺法案禁止將某種專利的預(yù)先轉(zhuǎn)讓作為簽署雇傭合同的前提條件。1977年明尼蘇達州首次對雇員“自由發(fā)明”、雇傭發(fā)明權(quán)屬可分配的范圍及發(fā)生糾紛后的證明責(zé)任作出界定：雇員發(fā)明人享有對雇傭發(fā)明范圍之外的發(fā)明專利權(quán)利歸屬，且負有證明該項發(fā)明落入法令禁止的雇傭分配范圍的義務(wù)；華盛頓州則規(guī)定此種情況下的證明責(zé)任應(yīng)歸雇主承擔(dān)；不同于其他的州立法，加利福尼亞州通過縮小“雇主”的范圍以減少該類協(xié)議附搭雇傭合同的適用。雖然這些州立法都試圖平衡雇主與雇員在此類協(xié)議中的地位，但其結(jié)果都只是對預(yù)先發(fā)明轉(zhuǎn)讓協(xié)議的適用現(xiàn)狀帶來微小的影響，且各個州立法均未涉及雇員發(fā)明的獎酬問題，雇員發(fā)明人仍須在無任何獎酬的情況下和雇主簽訂專利權(quán)屬分配協(xié)議。

預(yù)先發(fā)明轉(zhuǎn)讓協(xié)議的正當(dāng)性分析。

將預(yù)先發(fā)明轉(zhuǎn)讓協(xié)議作為雇傭合同的前提條件是否有其正當(dāng)性？本文認為其正當(dāng)性仍然有待考量。

首先，預(yù)先發(fā)明轉(zhuǎn)讓協(xié)議本質(zhì)上是一種射幸合同，在簽訂預(yù)先發(fā)明轉(zhuǎn)讓協(xié)議時具有極大的不確定性，雇主無法期待雇員百分之百作出有價值的發(fā)明專利，雇員也無法絕對地保證其未來的創(chuàng)造性智力成果的產(chǎn)生和智力成果的價值。倘若雇員的發(fā)明成果價值產(chǎn)生的收益遠高于預(yù)先發(fā)明轉(zhuǎn)讓協(xié)議中約定的收益，使得協(xié)議中約定的收益分配方式顯失公平，或者入職后雇員并沒有產(chǎn)生有價值的創(chuàng)造性智力成果，這些情況都會使得先前的預(yù)先發(fā)明轉(zhuǎn)讓協(xié)議陷入難以調(diào)和的糾紛。

其次，依一般社會經(jīng)驗，雇員有提供一般性智力勞動的合同義務(wù)，而由于創(chuàng)造性智力成果是一項具有極大隨機性和偶然性的特殊智力勞動凝結(jié)物，在雇傭合同中簡單地將特殊的創(chuàng)造性智力成果同一般性智力成果看待并約束雇員或者雇主，將導(dǎo)致極不穩(wěn)定的、不合理的甚至不平等的雇傭關(guān)系。

再次，企業(yè)是以實現(xiàn)其自身利益最大化為目的的，對于給付雇員薪金之外的其他獎勵，若無法律的規(guī)制則并無其他動力來源，企業(yè)可能會通過提高獎勵門檻、故意貶低發(fā)明人發(fā)明專利的價值等方式暗中否定自己設(shè)定的雇員獎勵措施，防止雇員主張雇傭關(guān)系期間產(chǎn)生的發(fā)明專利歸自己所有而帶來的專利權(quán)屬糾紛。

有學(xué)者建議將原本由雇主享有的“工場權(quán)”反轉(zhuǎn)，賦予雇員發(fā)明人，倘若協(xié)議約定專利權(quán)屬部分或者全部歸雇主所有，雇員得以無償、非獨占的方式使用該發(fā)明，但雇員發(fā)明人不得將該“工場權(quán)”轉(zhuǎn)讓給第三人或允許第三人實施該發(fā)明專利。通過這樣的方式，一方面可以使得雇員獲得獎酬的權(quán)利間接地得到保障，雇員獲得的收益很大程度上由其自由支配，雇員可得利益會有很大的彈性空間。但是，這種解決方案缺乏可行性的考慮，雇主完全可以通過制定類似于競業(yè)限制等的規(guī)則為雇員發(fā)明人的可得權(quán)利設(shè)置障礙，使得雇員發(fā)明人的“工場權(quán)”難以有效實施，相應(yīng)地，雇員發(fā)明人的應(yīng)得利益也就難以得到保障。

結(jié) 論

無論是美國的“雇員優(yōu)先”模式還是我國“雇主優(yōu)先”模式的雇員發(fā)明制度，在制度安排上都是雇主利益與雇員利益博弈的結(jié)果。如何在這對矛盾中尋求平衡，是不同制度國家不斷探究的問題，因為其制度設(shè)計優(yōu)劣直接關(guān)系到科技創(chuàng)新的成效。相比較美國，我國雖然在雇員發(fā)明獎酬方面作了相對具體的規(guī)定，但以往這些規(guī)定適用的情形過于單一，報酬計算方式難以操作。2015年修訂后的《中華人民共和國促進科技成果轉(zhuǎn)化法》及其配套規(guī)定盡管對職務(wù)發(fā)明的獎勵比例做了下限規(guī)定，但對獎勵的落實仍然缺乏具體程序保障?！堵殑?wù)發(fā)明條例草案（送審稿）》在第四章第十九條中專門規(guī)定了雇主應(yīng)聽取職務(wù)發(fā)明人對獎酬意見的義務(wù)和單位對職務(wù)發(fā)明人就其職務(wù)發(fā)明產(chǎn)生的經(jīng)濟效益的告知義務(wù)，第二十三條具體規(guī)定了雇主發(fā)放獎酬的時間節(jié)點等等，草案的這些規(guī)定能夠幫助雇主確定一個合理的獎酬標(biāo)準(zhǔn)并使得行政機關(guān)發(fā)揮相關(guān)行政監(jiān)管職能行之有據(jù)，也會給司法審判提供依據(jù)。

基金項目：本文為中國專利保護協(xié)會2017年委托課題《職務(wù)發(fā)明相關(guān)政策性文件梳理》階段性成果，課題編號（Y7530181G4）。

（來源：《法制與社會》2017年30期）

（作者單位：中國科學(xué)院）