李梅香

一、引 言

審查員在評價專利申請所披露技術(shù)方案的新穎性和創(chuàng)造性時，一般流程如下：閱讀并理解專利申請，概括出檢索對比文件的關(guān)鍵詞構(gòu)建檢索要素；基于檢索要素進(jìn)行對比文件檢索；將檢索到的對比文件與專利申請進(jìn)行比對，進(jìn)行新穎性和創(chuàng)造性的評價。不管是新穎性評價還是創(chuàng)造性評價都涉及技術(shù)特征的對比，均是基于技術(shù)特征對比的結(jié)果確定區(qū)別特征。以下是《專利審查指南》（2010版）的規(guī)定，提供一種稱之為“三步法”的創(chuàng)造性評價方法。

第一步：確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；

第二步：確定區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；

第三步：判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否是顯而易見。

由此可見，區(qū)別特征的確定，直接決定了專利申請實(shí)際要解決的技術(shù)問題，而實(shí)際要解決的技術(shù)問題是否有技術(shù)啟示等，又直接決定了專利申請的顯而易見性，這就最終決定了專利申請是否有授權(quán)前景。故區(qū)別特征的確定在專利申請的新穎性和創(chuàng)造性的評價過程中至關(guān)重要。

有業(yè)界人士認(rèn)為：進(jìn)行技術(shù)特征比對正確的前提是合理的拆分技術(shù)方案恰當(dāng)?shù)姆蛛x出技術(shù)特征；并指出在實(shí)務(wù)中存在著各種技術(shù)方案拆分不合理的問題。技術(shù)方案拆分不合理的問題主要是：兩個具有強(qiáng)關(guān)聯(lián)的技術(shù)點(diǎn)應(yīng)該歸為一個技術(shù)特征，而在實(shí)務(wù)中被拆分到了多個技術(shù)特征中。

筆者發(fā)現(xiàn)在專利《專利審查指南》（2010版）中并沒有明確規(guī)定如何拆分技術(shù)方案，也比較難定義強(qiáng)關(guān)聯(lián)。兩個技術(shù)點(diǎn)是否具有強(qiáng)關(guān)聯(lián)，這需要審查員憑自己的經(jīng)驗、對技術(shù)方案的理解程度進(jìn)行把握，實(shí)操顯然是有一定困難的。筆者進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)：技術(shù)方案的拆分不合理導(dǎo)致創(chuàng)造性的被低估，大部分是因為技術(shù)方案的拆分導(dǎo)致技術(shù)方案中的技術(shù)點(diǎn)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系被忽略了。例如，兩個具有強(qiáng)關(guān)聯(lián)的技術(shù)點(diǎn)，拆分到兩個技術(shù)特征之后，技術(shù)點(diǎn)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系可能被強(qiáng)行割裂了，而且沒有提煉出技術(shù)特征來覆蓋這種關(guān)聯(lián)關(guān)系，進(jìn)而使得申請人、發(fā)明人或?qū)＠砣说葟臉I(yè)人員感官上認(rèn)為：技術(shù)方案拆分不合理。

通常一個技術(shù)點(diǎn)可能對應(yīng)于權(quán)項中的一個技術(shù)術(shù)語，可能是一個動詞、一個名詞、一個主謂短語、一個動賓短語等。一般情況下認(rèn)為：兩個技術(shù)點(diǎn)之間是否有關(guān)聯(lián)關(guān)系或關(guān)聯(lián)關(guān)系的強(qiáng)弱，是由兩個技術(shù)點(diǎn)是否需要組合及組合產(chǎn)生的技術(shù)效果決定的。單個技術(shù)點(diǎn)都有其技術(shù)效果（作用），多個技術(shù)點(diǎn)按照權(quán)項限定的關(guān)聯(lián)關(guān)系組合后可能會產(chǎn)生新的技術(shù)效果。即便按照關(guān)聯(lián)強(qiáng)弱（技術(shù)效果的相關(guān)性）來拆分技術(shù)方案，技術(shù)方案的拆分也有很多種方式，很難得到比較統(tǒng)一的拆分結(jié)果。實(shí)質(zhì)上不去理論技術(shù)方案拆分是否合理，大部分時候認(rèn)定技術(shù)方案拆分不合理的本質(zhì)都是：技術(shù)方案中有的技術(shù)點(diǎn)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系被忽略了。若技術(shù)方案拆分過程中忽略了技術(shù)點(diǎn)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，就很大幾率出現(xiàn)區(qū)別特征的認(rèn)定錯誤，從而使得新穎性和創(chuàng)造性的認(rèn)定錯誤。

二、基于技術(shù)方案中組成要素的技術(shù)特征分離

區(qū)別特征的確定是技術(shù)特征的對比結(jié)果，即技術(shù)特征是進(jìn)行新穎性和創(chuàng)造性評價中比對的最小單位。故在拆分技術(shù)方案之前，必須先了解技術(shù)方案與技術(shù)特征之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系。以下是在《專利審查指南》（2010版）中找到關(guān)于技術(shù)方案和技術(shù)特征的記載。

在《專利審查指南》（2010版）的第二部分第二章的第3節(jié)有如下記載：“權(quán)項書中應(yīng)當(dāng)記載發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)特征，技術(shù)特征可以是發(fā)明或者實(shí)用新型技術(shù)方案的組成要素，也可以是組成要素之間的相互關(guān)系”。

《專利審查指南》（2010版）并沒有直接正面給出 “組成要素”的定義，例如，一個“組成要素”需要涵蓋幾個技術(shù)點(diǎn)，包括在一個“組成要素”內(nèi)的多個技術(shù)點(diǎn)應(yīng)該具有什么樣的關(guān)聯(lián)關(guān)系，或一個“組成要素”應(yīng)該具有哪些特點(diǎn)；但是上述描述可知：技術(shù)特征描述技術(shù)方案的組成要素和組成要素之間的相互關(guān)系；技術(shù)特征可以分為兩種，一種是描述技術(shù)方案的組成要素的技術(shù)特征，另一種是描述組成要素之間的相互關(guān)系的技術(shù)特征。

例如，若產(chǎn)品A包括：結(jié)構(gòu)a1和結(jié)構(gòu)a2；若將結(jié)構(gòu)a1和結(jié)構(gòu)a2視作組成要素；而結(jié)構(gòu)a1和結(jié)構(gòu)a2之間的位置關(guān)系及連接關(guān)系等相互關(guān)系，即為上述組成要素之間的相互關(guān)系。

又例如，若方法B包括：步驟b1及步驟b2；若將步驟a1及步驟b2視為組成要素；則步驟b1及步驟b2之間的執(zhí)行順序、步驟之間某個執(zhí)行要素（例如執(zhí)行時機(jī)、執(zhí)行狀態(tài)、操作對象及操作結(jié)果）等關(guān)聯(lián)關(guān)系，即可為上述組成要素之間的相互關(guān)系。

再例如，若方法C包括：步驟c1；步驟c1中涉及動作1及動作1的操作對象1、操作對象2等。若將“動作1”、“操作對象1”及“操作對象2”視為組成要素；則“操作對象1”及“操作對象2”的異同及關(guān)聯(lián)性等可視為組成要素之間的相互關(guān)系。

故從上述可知，若按照技術(shù)方案的組成要素進(jìn)行技術(shù)特征的分離，不管一個組成要素包括幾個技術(shù)點(diǎn)，均必須考慮組成要素之間的相互關(guān)系，才能夠確保技術(shù)方案拆分后得到的技術(shù)特征，可以完整覆蓋整個技術(shù)方案。若整個技術(shù)方案都被技術(shù)特征給覆蓋了，則此時不管單個技術(shù)特征涵蓋的技術(shù)點(diǎn)的多寡，單個技術(shù)特征涵蓋的技術(shù)點(diǎn)之間關(guān)聯(lián)強(qiáng)弱如何，在單個技術(shù)點(diǎn)理解正確的情況下難免會產(chǎn)生區(qū)別特征被認(rèn)定錯誤。

三、案例分析

專利實(shí)務(wù)中，將技術(shù)方案按照組成要素進(jìn)行拆分后，比較容易忽略組成要素之間的相互關(guān)系，從而導(dǎo)致技術(shù)方案拆分過程中組成要素之間的相互關(guān)系的遺漏；以下提供兩個描述組成要素之間的相互關(guān)系的技術(shù)特征被忽略的案例。

【案例1】

一種信息推送的控制方法，其特征在于，該方法包括：

前端控制器在檢測到互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用界面的信息發(fā)布位上有鼠標(biāo)懸停事件發(fā)生時，向信息管理服務(wù)器發(fā)送請求；

所述信息管理服務(wù)器根據(jù)前端控制器的請求，從自身存儲的信息中選取一條信息作為第二信息，并將第二信息推送到所述前端控制器；

所述前端控制器將信息管理服務(wù)器推送的第二信息，懸浮于所述信息發(fā)布位上已顯示的第一信息之上進(jìn)行顯示。

對比文件公開的技術(shù)方案是：

瀏覽器向服務(wù)器發(fā)送請求信息，從請求信息中獲取特定資源的名稱和下載地址等特定資源，并基于下載地址下載特定資源。在網(wǎng)頁顯示時，若用戶感興趣，點(diǎn)擊或鼠標(biāo)移動到提示圖標(biāo)，檢測到點(diǎn)擊或鼠標(biāo)移動之后以下拉菜單的方式展示特定資源（例如，資源名稱、歌詞及下載地址等信息）。

在“第一次審查意見”中審查員認(rèn)為：對比文件中的點(diǎn)擊和鼠標(biāo)移動就相當(dāng)于專利申請的鼠標(biāo)懸停；對比文件1中的瀏覽器發(fā)送的請求信息，相當(dāng)于專利申請中的前端控制器的發(fā)送請求；對比文件1中的特定資源相當(dāng)于專利申請中的第二信息。故認(rèn)為區(qū)別特征僅在于該專利申請的執(zhí)行主體為前端控制器；進(jìn)一步認(rèn)為前端控制器來執(zhí)行是容易想到的，故確定為是顯而易見的，進(jìn)而認(rèn)為沒有創(chuàng)造性的。

專利申請的技術(shù)方案中各個步驟的執(zhí)行順序可如下：

步驟1：檢測鼠標(biāo)懸停；

步驟2：檢測到鼠標(biāo)懸停后發(fā)送請求；

步驟3：接收基于請求返回第二信息；

步驟4：顯示第二信息。

而對比文件中的技術(shù)方案的各步驟的執(zhí)行順序可如下：

步驟1：瀏覽器先發(fā)送請求，從而下載特定資源；

步驟2：檢測用戶的點(diǎn)擊或鼠標(biāo)移動；

步驟3：檢測到點(diǎn)擊或鼠標(biāo)移動后，下拉顯示特定資源。

比對專利申請和對比文件的各步驟的執(zhí)行順序可知：

專利申請是基于鼠標(biāo)懸停發(fā)送請求發(fā)送，再接收基于請求返回的第二信息；而對比文件中是先自動發(fā)送請求并下載特定資源，點(diǎn)擊或鼠標(biāo)操作僅是觸發(fā)已下載特定資源的顯示。信息下載和用戶操作的順序在兩個文件中是不同的。而在審查意見中僅是將各個步驟視為技術(shù)特征進(jìn)行比對，卻在技術(shù)方案的拆分時忽略步驟之間的執(zhí)行順序，忽略了組成要素之間的相互關(guān)系。

進(jìn)一步地，若該案的區(qū)別特征僅在于執(zhí)行主體的差異，且都是采用的計算設(shè)備為執(zhí)行主體，顯然很容易被視為慣用技術(shù)手段或常規(guī)技術(shù)特征，從而被認(rèn)為沒有創(chuàng)造性被駁回。該案的代理人收到該審查意見之后，認(rèn)為技術(shù)特征拆分不合理，該專利申請中的發(fā)送請求的步驟限定了發(fā)送時機(jī)是在“檢測到鼠標(biāo)懸停之后”的；應(yīng)該將該申請的“前端控制器在檢測到互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用界面的信息發(fā)布位上有鼠標(biāo)懸停事件發(fā)生時，向信息管理服務(wù)器發(fā)送請求”視為一個技術(shù)特征；但是審查員從技術(shù)方案的實(shí)際執(zhí)行的步驟來說，將鼠標(biāo)懸停的檢測作為一個技術(shù)特征拆分也不無道理。但是筆者進(jìn)一步分析認(rèn)為：不管以哪種方式拆分，上述審查意見的實(shí)質(zhì)問題在于技術(shù)方案的拆分過程中忽略了請求是檢測到鼠標(biāo)懸停之后發(fā)送的這一關(guān)聯(lián)關(guān)系，是屬于技術(shù)方案拆分后技術(shù)特征未完整覆蓋技術(shù)方案導(dǎo)致的。

【案例2】

一種電子憑證發(fā)送方法，應(yīng)用于包括電子憑證發(fā)送設(shè)備、電子憑證接收設(shè)備、第三方服務(wù)器的系統(tǒng)中，其特征在于，所述方法包括以下步驟：

所述第三方服務(wù)器接收來自于所述電子憑證發(fā)送設(shè)備的用于請求分配電子憑證的第一請求消息，根據(jù)所述第一請求消息生成電子憑證及與電子憑證對應(yīng)的驗證信息；

所述第三方服務(wù)器將所述生成的電子憑證及與所述電子憑證對應(yīng)的驗證信息保存，并將所述驗證信息返回至所述電子憑證發(fā)送設(shè)備；

所述第三方服務(wù)器接收所述電子憑證發(fā)送設(shè)備發(fā)送的用以指示發(fā)送電子憑證的第二請求消息，所述第二請求消息中攜帶所述電子憑證接收設(shè)備的地址信息及驗證信息，根據(jù)所述第二請求消息將預(yù)先保存的與所述驗證信息對應(yīng)的電子憑證發(fā)送至所述電子憑證接收設(shè)備。

圖1是對比文件所公開的技術(shù)方案：

在審查意見中將對比文件的權(quán)限證書UR等同于專利申請的電子憑證，將公共密鑰H等同于專利申請的驗證信息。但是在對比文件中權(quán)限證書實(shí)質(zhì)上是包括公共密鑰，即公共密鑰是權(quán)限證書的部分（組成要素之間的相互關(guān)系）。而在該專利申請中，電子憑證和驗證信息顯然是兩個不同的信息，是可以分開發(fā)送的。若將對比文件中的權(quán)限證書UR等同于專利申請的電子憑證，則不能將對比文件中攜帶在權(quán)限證書中的公共密鑰H等同于專利申請中與電子憑證獨(dú)立的驗證信息。而在審查意見中之所以會這么等同，實(shí)質(zhì)上就是忽略專利申請的技術(shù)方案中和對比文件的技術(shù)方案中，兩個組成要素的關(guān)聯(lián)關(guān)系，從而導(dǎo)致技術(shù)特征比對的沖突。

筆者發(fā)現(xiàn)，在專利實(shí)務(wù)中審查員通常根據(jù)自己對技術(shù)方案的理解，在頭腦中進(jìn)行技術(shù)方案的拆分，實(shí)現(xiàn)技術(shù)特征的分離；故一個技術(shù)特征涵蓋的技術(shù)點(diǎn)的多寡，不僅決定于專利申請文件的撰寫本身，而且還決定于審查員對該申請的理解程度。在技術(shù)特征分離時，審查員還可能比照對比文件對該專利申請進(jìn)行技術(shù)特征的拆分。此時，技術(shù)方案的拆分不僅決定于該專利申請描述的清楚性和易讀性、還決定于審查員對該申請及對比文件的理解；若一再強(qiáng)調(diào)審查員需要合理的拆分技術(shù)方案，準(zhǔn)確分離的技術(shù)特征，但是如果沒有給出具體可操作的實(shí)現(xiàn)方式，審查員的判斷是有難度的。但是筆者認(rèn)為可以遵循的一個原則是，根據(jù)《專利審查指南》（2010版），技術(shù)方案可以由多個組成要素構(gòu)成，若將一個組成要素視為一個技術(shù)特征，在完成組成要素對應(yīng)的技術(shù)特征的分離之后，一定需要再根據(jù)專利申請的記載，分離出描述不同組成要素之間相互關(guān)系的技術(shù)特征，如此，就不會導(dǎo)致技術(shù)方案在轉(zhuǎn)化為技術(shù)特征過程中，丟失掉包含在技術(shù)方案中技術(shù)點(diǎn)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，從而導(dǎo)致新穎性及創(chuàng)造性的錯誤認(rèn)定。

以案例1中的技術(shù)方案的技術(shù)特征分離為例，該技術(shù)方案可包括以下兩種拆分方式。

方式一：

技術(shù)特征1：前端控制器檢測鼠標(biāo)懸停事件；

技術(shù)特征2：前端控制器向信息管理服務(wù)器發(fā)送請求；

技術(shù)特征3：信息管理服務(wù)器選取一條信息作為第二信息發(fā)送給前端控制器；

技術(shù)特征4：前端控制器將信息管理服務(wù)器推送的第二信息，懸浮于所述信息發(fā)布位上已顯示的第一信息之上進(jìn)行顯示；

技術(shù)特征5：請求是在檢測到鼠標(biāo)懸停時發(fā)送的；

技術(shù)特征6：第二信息是在信息管理服務(wù)器在接收到請求之后選擇并發(fā)送的。

方式二：

技術(shù)特征1：前端控制器檢測到鼠標(biāo)懸停事件發(fā)生時，向信息管理服務(wù)器發(fā)送請求；

技術(shù)特征2：所述信息管理服務(wù)器根據(jù)前端控制器的請求，從自身存儲的信息中選取一條信息作為第二信息，并將第二信息推送到所述前端控制器；

技術(shù)特征3：所述前端控制器將信息管理服務(wù)器推送的第二信息，懸浮于所述信息發(fā)布位上已顯示的第一信息之上進(jìn)行顯示。

單從技術(shù)方案的拆分來看，很難說哪一種技術(shù)方案的拆分有明顯的優(yōu)劣之分，兩種拆分方式的區(qū)別就在于：

方式一，單個技術(shù)特征涵蓋了1個技術(shù)點(diǎn)（步驟的執(zhí)行動作）；

方式二，單個技術(shù)特征涵蓋了多個技術(shù)點(diǎn)（例如，步驟的執(zhí)行動作及執(zhí)行時機(jī)等）。

若采用方式一進(jìn)行技術(shù)方案拆分，只要不遺漏技術(shù)特征5及技術(shù)特征6即可，也不會導(dǎo)致上述忽略技術(shù)方案中動作執(zhí)行順序被忽略的問題。

以案例2為例，在申請中并沒有明確記載電子憑證和驗證信息是分離的，但是通過權(quán)項內(nèi)容的記載可知：在該申請中電子憑證和驗證信息是兩個術(shù)語且由于驗證信息可以單獨(dú)發(fā)送的，顯然該專利申請的驗證信息并非是電子憑證的組成部分。故若在進(jìn)行技術(shù)特征的分離時，不僅將電子憑證和驗證信息視為不同的技術(shù)特征，而且還將該專利申請的電子憑證和驗證信息是分離的作為技術(shù)特征提煉出來，則不會產(chǎn)生上述區(qū)別特征的認(rèn)定錯誤。

從上述案例可知，不管如何拆分技術(shù)方案，拆分之后各個要素之間的相互關(guān)系也要分離出相應(yīng)的技術(shù)特征，否則會導(dǎo)致分離出的技術(shù)特征無法完整地覆蓋整個技術(shù)方案，進(jìn)而導(dǎo)致區(qū)別特征的定位錯誤。

四、申請文件撰寫中與技術(shù)特征分離相關(guān)的注意事項

在申請文件的撰寫過程中，為了獲得更大的保護(hù)范圍，申請人（代理人）會將描述不同技術(shù)點(diǎn)之間相互關(guān)系蘊(yùn)含在各個技術(shù)要素的各自描述中。例如，在針對方法權(quán)項的撰寫中，一般會特意規(guī)避描述步驟先后的步驟編序等步驟之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，此時，通常方法權(quán)項的記載內(nèi)中并沒有明確記載步驟之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，而步驟之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系可能是通過執(zhí)行某一個步驟的條件、限定參數(shù)等進(jìn)行關(guān)聯(lián)。為了避免技術(shù)方案中技術(shù)點(diǎn)之間關(guān)聯(lián)關(guān)系的遺漏，撰寫人需要深刻理解技術(shù)方案，即便不在權(quán)利要求中體現(xiàn)不同技術(shù)點(diǎn)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，也需要盡可能地通過說明書的文字或附圖的描述來體現(xiàn)；如此，不僅有助于審查員理解技術(shù)方案，而且可以減少審查員拆分技術(shù)方案過程中技術(shù)點(diǎn)的遺漏現(xiàn)象。

五、結(jié) 語

在進(jìn)行技術(shù)方案的拆分（即技術(shù)特征的分離）過程中，若將記錄在技術(shù)方案中的某一個或多個技術(shù)點(diǎn)作為一個組成要素視為一個技術(shù)特征，則需要考慮多個組成要素之間的相互關(guān)系是否被提煉為技術(shù)特征，否則就很容易導(dǎo)致技術(shù)方案中部分技術(shù)點(diǎn)之間關(guān)聯(lián)關(guān)系的被遺漏，從而導(dǎo)致技術(shù)方案的新穎性及創(chuàng)造性的認(rèn)定錯誤。上述分析僅是從有限方面對技術(shù)方案拆分不合理進(jìn)行分析，該分析還處于初級階段，還有很多不恰當(dāng)?shù)牡胤?，需要進(jìn)一步研究。