程立民

【摘 要】新版《專利審查指南》（以下簡(jiǎn)稱指南）實(shí)施后，對(duì)涉及計(jì)算機(jī)軟件及商業(yè)方法專利申請(qǐng)的撰寫有何影響？該如何應(yīng)對(duì)？論文結(jié)合一些案例進(jìn)行論述，并給出了一些建議。

【Abstract】After the implementation of the new edition of "Patent Examination Guide"（hereinafter referred to as the "guide"）， how does it affect the writing of patent applications involving computer software and business methods？ How to deal with it？ In this paper， some cases are discussed and some suggestions are given.

【關(guān)鍵詞】《專利審查指南》；軟件；商業(yè)模式

【Keywords】 "Patent Examination Guide"； software； business model

【中圖分類號(hào)】D913.99 【文獻(xiàn)標(biāo)志碼】A 【文章編號(hào)】1673-1069（2017）08-0110-02

1 新版指南涉及計(jì)算機(jī)軟件及商業(yè)模式的修改

第一，新版指南在第二部分第一章第4.2節(jié)第（2）項(xiàng)之后新增如下內(nèi)容：

涉及商業(yè)模式的權(quán)利要求，如果既包含商業(yè)規(guī)則和方法的內(nèi)容，又包含技術(shù)特征，則不應(yīng)當(dāng)依據(jù)專利法第二十五條排除其獲得專利權(quán)的可能性。

第二， 新版指南第二部分第九章第2節(jié)第（1）項(xiàng)第一段中，將“僅僅記錄在載體上的計(jì)算機(jī)程序”修改為“僅僅記錄在載體上的計(jì)算機(jī)程序本身”；第二部分第九章第2節(jié)第（1）項(xiàng)第三段中，將“僅由所記錄的程序限定的計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)或…”中的“程序”修改為“程序本身”。

第三，新版指南將第二部分第九章第5.2節(jié)第1段最后一句話修改為：“如果寫成裝置權(quán)利要求，應(yīng)當(dāng)具體描述該裝置的各個(gè)組成部分及其各組成部分之間的關(guān)系，所述組成部分不僅可以包括硬件，還可以包括程序”。新版指南還將第二部分第九章第5.2節(jié)第2段中所有的“功能模塊”修改為“程序模塊”。

2 指南修改對(duì)涉及計(jì)算機(jī)軟件及商業(yè)方法的專利申請(qǐng)案的影響

第一， 基于新版指南第二部分第一章第4.2節(jié)的內(nèi)容，實(shí)際上給出了針對(duì)涉及商業(yè)模式的這類權(quán)利要求的撰寫指引，即將商業(yè)規(guī)則和方法的內(nèi)容結(jié)合技術(shù)特征來(lái)撰寫的權(quán)利要求。然而，需要注意的是，這只是在形式上滿足授權(quán)客體的要求，而實(shí)質(zhì)上，方案仍然必需是一個(gè)滿足專利三性的技術(shù)方案方能獲得授權(quán)。

在確定商業(yè)模式類的方案所要解決的技術(shù)問(wèn)題時(shí)，不應(yīng)當(dāng)將商業(yè)模式創(chuàng)新所對(duì)應(yīng)的商業(yè)問(wèn)題直接確定為技術(shù)問(wèn)題，而應(yīng)當(dāng)挖掘該商業(yè)模式類的方案所適用的技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景、所用到的軟硬件環(huán)境等技術(shù)因素，將商業(yè)規(guī)則和方法融入實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景和軟硬件實(shí)施環(huán)境中去發(fā)掘其能夠解決的技術(shù)問(wèn)題。

以騰訊公司于2008 年申請(qǐng)的專利申請(qǐng)?zhí)枮椋?00810119229.1，發(fā)明名稱為《用戶行為屬性確定方法、裝置、系統(tǒng)及廣告投放方法與系統(tǒng)》的專利申請(qǐng)案為例。從商業(yè)方法角度講，該申請(qǐng)實(shí)際想要保護(hù)的是一種根據(jù)用戶的個(gè)性化行為屬性為其提供個(gè)性化的商業(yè)廣告服務(wù)的方法，對(duì)用戶的行為特征進(jìn)行收集整理，然后根據(jù)收集整理的結(jié)果，精準(zhǔn)地向用戶推送廣告，這是從商業(yè)邏輯得出的一套商業(yè)模式下的解決方案，如果將權(quán)利要求寫成：

一種廣告投放方法，其特征在于，從用戶的行為中提取特征信息，對(duì)特征信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析得到用戶的行為屬性，根據(jù)用戶的行為屬性信息匹配對(duì)應(yīng)的廣告并投放給用戶，則這樣的權(quán)利要求明顯就沒(méi)有包括技術(shù)特征，解決的也不是技術(shù)問(wèn)題，其只涉及人通過(guò)思維所構(gòu)建出來(lái)的一套商業(yè)的規(guī)則和方法，這種方案即使不利用技術(shù)手段，僅憑人力行為也能實(shí)現(xiàn)該方案的目的。

為避免上述問(wèn)題，騰訊公司在申請(qǐng)?jiān)摪笗r(shí)做了較好的處理。首先，將這一商業(yè)方法落實(shí)到網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用場(chǎng)景下，將所要解決的技術(shù)問(wèn)題確定為：①如何通過(guò)分析用戶通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)送的大量信息，較準(zhǔn)確地確定用戶的行為屬性；②如何根據(jù)用戶的行為屬性進(jìn)行廣告投放，其中涉及廣告投放方法的獨(dú)立權(quán)利要求如下：“一種廣告投放方法，其特征在于，包括接收客戶端發(fā)起的攜帶用戶標(biāo)識(shí)的廣告播放請(qǐng)求；根接所述用戶標(biāo)識(shí)，從網(wǎng)絡(luò)側(cè)屬性服務(wù)器中獲取對(duì)應(yīng)用戶的行為屬性信息；根據(jù)所述用戶的行為屬性信息，匹配對(duì)應(yīng)的廣告投放給所述客戶端，其中，所述用戶的行為屬性，通過(guò)下述方法確定，即由客戶端獲取用戶的發(fā)送信息，將所述發(fā)送信息與設(shè)定的匹配詞進(jìn)行匹配，確定出匹配成功的匹配詞的對(duì)應(yīng)屬性，獲取所述對(duì)應(yīng)屬性中各屬性的設(shè)定權(quán)值，將所述用戶的用戶標(biāo)識(shí)、所述設(shè)定權(quán)值及對(duì)應(yīng)屬性的屬性標(biāo)識(shí)上報(bào)給網(wǎng)絡(luò)側(cè)屬性服務(wù)器，由所述屬性服務(wù)器按屬性標(biāo)識(shí)得到與該用戶對(duì)應(yīng)的各屬性的和值，將最大和值對(duì)應(yīng)的屬性確定為該用戶的行為屬性并儲(chǔ)，以基于所述用戶的行為屬性向所述用戶發(fā)送相關(guān)信息。”

可見，該權(quán)項(xiàng)中包含了許多技術(shù)特征，例如，動(dòng)作執(zhí)行的主體為“客戶端”“屬性服務(wù)器”等物理設(shè)備，由信息觸發(fā)主體執(zhí)行相應(yīng)的動(dòng)作，主體之間通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行信息交互，處理結(jié)果存儲(chǔ)于設(shè)備上等。從整體看，該方案是由多個(gè)設(shè)備主體通過(guò)對(duì)信息的加工、處理和交互，自動(dòng)地完成了用戶行為屬性的獲取、計(jì)算、存儲(chǔ)及基于用戶行為屬性的廣告投放等一系列動(dòng)作。如此撰寫的方案，利用了技術(shù)手段，解決了技術(shù)問(wèn)題，符合指南要求。對(duì)涉及計(jì)算機(jī)軟件及商業(yè)模式的案件，一個(gè)撰寫的經(jīng)驗(yàn)是：應(yīng)當(dāng)站在設(shè)備的角度，從設(shè)備的視角來(lái)描述整個(gè)方案的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，而不是站在人的角度來(lái)描述整個(gè)方案。

第二， 基于新版指南第二部分第九章第2節(jié)的修改，計(jì)算機(jī)程序本身、僅由所記錄的計(jì)算機(jī)程序本身限定的計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)或者一種計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品，實(shí)質(zhì)上仍然僅僅涉及智力活動(dòng)的規(guī)則和方法，不屬于專利保護(hù)的客體。“計(jì)算機(jī)程序本身”不同于“涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明”，請(qǐng)參考指南第二部分第九章第1 節(jié)對(duì)“計(jì)算機(jī)程序本身”的定義，應(yīng)當(dāng)避免將權(quán)利要求主體限定為計(jì)算機(jī)程序本身。endprint

第三，基于新版指南第二部分第九章第5.2節(jié)的修改，可歸納為：

①“計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)介質(zhì)+計(jì)算機(jī)程序處理流程”的權(quán)利要求能夠得到保護(hù)；

②涉及計(jì)算機(jī)程序的裝置權(quán)利要求，其裝置的組成部分不僅可以包括硬件，還可以包括程序；

③避免“功能模塊”與“功能性限定”相混淆。

在此修改基礎(chǔ)上，涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明的權(quán)利要求撰寫方式可以至少概況為以下四種：

其一，一種XXX的方法，其特征在于，包括：……

其二，一種XXX的裝置，其特往在于，包括：……（功能模塊）。

其三，一種XXX的裝置，包括存儲(chǔ)器、處理器，存儲(chǔ)器用于存儲(chǔ)計(jì)算機(jī)程序，所述計(jì)算機(jī)程序用于被處理器加載時(shí)執(zhí)行權(quán)利要求1所述的方法。

其四，一種計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)，所述存儲(chǔ)介質(zhì)中存儲(chǔ)有計(jì)算機(jī)程序，所述計(jì)算機(jī)程序適用于被計(jì)算機(jī)加載時(shí)執(zhí)行權(quán)利要求1所述的方法。

仍以前述騰訊公司的申請(qǐng)案為例，其中包括了法權(quán)項(xiàng)、虛擬裝置權(quán)項(xiàng)和系統(tǒng)權(quán)項(xiàng)。在新版審查指南實(shí)施后，為獲得更完善的保護(hù)，在以后的申請(qǐng)案中，加入處理器+存儲(chǔ)器+計(jì)算機(jī)程序的裝置權(quán)項(xiàng)和存儲(chǔ)介質(zhì)+計(jì)算機(jī)程序的計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)的權(quán)項(xiàng)將是被推薦的做法，尤其是涉外的案件。

第四，關(guān)于功能模塊與功能性限定相混淆的問(wèn)題。

在（2013 ） 滬高民三（知）終字第96號(hào)，諾基亞訴上海華勤侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案中，法院認(rèn)為，虛擬裝置權(quán)利要求在方法權(quán)利要求對(duì)應(yīng)的每一個(gè)步驟特征前，附加“被配置為”的撰寫方式來(lái)表征其所限定的相關(guān)技術(shù)特征，而“被配置為”在文意上應(yīng)當(dāng)被理解為使該設(shè)備、部件能夠?qū)崿F(xiàn)或達(dá)到其所限定的執(zhí)行某一步驟的功能或效果，因此，均屬于使用功能性詞語(yǔ)限定的技術(shù)特征。這其實(shí)與指南對(duì)功能模塊構(gòu)架權(quán)利要求的解釋是不同的，在工作實(shí)踐中也經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)將“功能模塊”與“功能性限定”相混淆的情況。那么，本次指南的修改，將第二部分第九章第5.2節(jié)第2段中的“功能模塊”修改為“程序模塊”，目的也是避免將此處的“功能模塊”與“功能性限定”相混淆的問(wèn)題?；谛掳嬷改系男薷木?，程序模塊架構(gòu)的權(quán)利要求不應(yīng)當(dāng)被一概解釋為限定裝置的功能性特征，其應(yīng)當(dāng)理解為主要通過(guò)記載的計(jì)算機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)該解決方案的程序模塊架構(gòu)，而不應(yīng)當(dāng)理解為主要通過(guò)硬件方式實(shí)現(xiàn)該解決方案的實(shí)體裝置。因此，建議針對(duì)純軟件方式實(shí)現(xiàn)的技術(shù)方案，采用與方法對(duì)應(yīng)的程序模塊架構(gòu)的權(quán)利要求撰寫方式，而針對(duì)軟硬結(jié)合才能實(shí)現(xiàn)的技術(shù)方案，采用前述硬件+程序的權(quán)利要求撰寫方式。

本文的一點(diǎn)拙見，還請(qǐng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)行業(yè)同仁批注指教。endprint