劉佳欣

商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)。在先注冊并使用域名，使相關(guān)域名與使用人之間產(chǎn)生穩(wěn)定關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于將與他人注冊商標(biāo)相同或者相近似的文字注冊為域名，并且通過該域名進(jìn)行相關(guān)商品交易的電子商務(wù)，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的情況。商標(biāo)意義上的使用需與相關(guān)商品和服務(wù)產(chǎn)生一定關(guān)聯(lián)，僅將注冊商標(biāo)用于微博名稱，不屬于商標(biāo)性使用行為。

原告秦皇島鴻順科技開發(fā)有限公司申請注冊了第35類、第42類“zoho”商標(biāo)，原告認(rèn)為被告卓豪公司、卓邁公司在其官方網(wǎng)站www.zohocorp.com.cn、www.zoho.com.cn、服務(wù)軟件、產(chǎn)品手冊、自媒體平臺等將“ZOHO”商標(biāo)在同類服務(wù)上進(jìn)行突出使用，且持續(xù)在對外的銷售和宣傳中使用該商標(biāo)，侵犯了原告的商標(biāo)權(quán)。為此訴至法院，要求判令二被告停止侵權(quán)并承擔(dān)賠償責(zé)任。

二被告共同答辯認(rèn)為其對涉案商標(biāo)及域名享有在先權(quán)利，其成立于2002年，提供網(wǎng)絡(luò)開發(fā)服務(wù)，在全球有200多家客戶，提供ssas服務(wù)等商業(yè)應(yīng)用。二被告在先使用zoho標(biāo)識并在域名中包含了該標(biāo)識，且有知名度。二被告認(rèn)為其使用具有正當(dāng)性，長期在先使用不會造成公眾混淆誤認(rèn)。且原告未使用涉案商標(biāo)，其無權(quán)禁止二被告對涉案商標(biāo)進(jìn)行使用。

本案焦點(diǎn)

本案爭議焦點(diǎn)主要有二點(diǎn)：一是二被告在網(wǎng)站、服務(wù)軟件、宣傳圖冊、產(chǎn)品手冊上等使用含有“zoho”字樣的行為是否構(gòu)成對原告鴻順公司享有的“zoho”商標(biāo)權(quán)的侵犯；二是二被告在域名中使用 “zoho”字樣是否構(gòu)成對原告商標(biāo)權(quán)的侵犯。

針對爭議焦點(diǎn)一，法院認(rèn)為，二被告對相關(guān)標(biāo)識的使用行為系商標(biāo)性使用，二被告對zoho標(biāo)識的使用情況分為兩種，對于“z”“o”“h”“o”藝術(shù)字的使用，由于“zoho”字母商標(biāo)本身的顯著性不高，藝術(shù)字的使用方式與原告商標(biāo)不構(gòu)成近似，不構(gòu)成侵犯商標(biāo)權(quán)；對于“zoho”標(biāo)識的使用，雖然系相同商標(biāo)，使用在類似商品上，但二被告對涉案標(biāo)識的使用使之具有一定知名度，相關(guān)公眾會建立穩(wěn)定的聯(lián)系，而不會導(dǎo)致其誤認(rèn)，從而混淆其來源，故二被告的行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為。

針對爭議焦點(diǎn)二，卓豪公司的域名注冊、使用時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于鴻順公司的商標(biāo)注冊時(shí)間，且卓豪公司在域名注冊后一直以此域名來運(yùn)營相關(guān)網(wǎng)站，涉案域名并已獲得一定知名度。對于卓邁公司，其雖于鴻順公司注冊涉案商標(biāo)后，即2014年11月通過受讓取得了www.zoho.com.cn的域名，但其作為卓豪公司的關(guān)聯(lián)公司，其對該域名的使用并不存在上述規(guī)定中的“惡意”，原告對此亦未舉證證明，且鴻順公司僅提供證據(jù)證明其享有“zoho”的微博賬號，而對于其是否存在相關(guān)產(chǎn)品，是否運(yùn)營此類服務(wù)未予舉證證明。故在此情況下，不能認(rèn)定卓豪公司與卓邁公司對相關(guān)域名的注冊使用存在商標(biāo)侵權(quán)惡意，不會造成相關(guān)公眾的誤認(rèn)。相反，卓豪公司、卓邁公司對相關(guān)域名享有合法權(quán)益，該權(quán)益應(yīng)受到法律保護(hù)。

最后，法院判決駁回了原告全部訴訟請求。

法官釋法

一、判斷商標(biāo)侵權(quán)的要件：應(yīng)當(dāng)從以下幾個(gè)要件進(jìn)行判斷：

一是被控侵權(quán)行為是否屬于商標(biāo)法意義上的使用行為。根據(jù)《中華人民共和國商標(biāo)法》第四十八條規(guī)定“本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。” 因此，判斷是否為商標(biāo)法意義上的使用行為，應(yīng)當(dāng)從實(shí)際使用方式和使用效果來看，其是否已經(jīng)起到了標(biāo)識商品來源的功能。

二是被控行為是否將與涉案商標(biāo)標(biāo)志相同或近似的標(biāo)志使用于與涉案商標(biāo)指定使用的商品相同或類似的商品上?！吨腥A人民共和國商標(biāo)法》第五十七條第一、二項(xiàng)中分別規(guī)定：未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)的；未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的屬于侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條規(guī)定“商標(biāo)法第五十二條第（一）項(xiàng)規(guī)定的商標(biāo)相同，是指被控侵權(quán)的商標(biāo)與原告的注冊商標(biāo)相比較，二者在視覺上基本無差別。商標(biāo)法第五十二條第（一）項(xiàng)規(guī)定的商標(biāo)近似，是指被控侵權(quán)的商標(biāo)與原告的注冊商標(biāo)相比較，其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構(gòu)圖及顏色，或者其各要素組合后的整體結(jié)構(gòu)相似，或者其立體形狀、顏色組合近似，易使相關(guān)公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認(rèn)或者認(rèn)為其來源與原告注冊商標(biāo)的商品有特定的聯(lián)系。”《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定“商標(biāo)法第五十二條第（一）項(xiàng)規(guī)定的類似商品，是指在功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費(fèi)對象等方面相同，或者相關(guān)公眾一般認(rèn)為其存在特定聯(lián)系、容易造成混淆的商品。類似服務(wù)，是指在服務(wù)的目的、內(nèi)容、方式、對象等方面相同，或者相關(guān)公眾一般認(rèn)為存在特定聯(lián)系、容易造成混淆的服務(wù)。商品與服務(wù)類似，是指商品和服務(wù)之間存在特定聯(lián)系，容易使相關(guān)公眾混淆。”第五十二條規(guī)定，人民法院依據(jù)商標(biāo)法第五十二條第（一）項(xiàng)的規(guī)定，認(rèn)定商品或者服務(wù)是否類似，應(yīng)當(dāng)以相關(guān)公眾對商品或者服務(wù)的一般認(rèn)識綜合判斷。根據(jù)上述法律規(guī)定，在判斷商標(biāo)是否構(gòu)成相同或近似時(shí)，首先要判斷的是商標(biāo)的顯著性程度，判斷是否容易使相關(guān)標(biāo)識與之產(chǎn)生近似感。

三是被控侵權(quán)行為是否會導(dǎo)致消費(fèi)者對商品的來源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。商標(biāo)標(biāo)識的在先使用人在使用過程中，使該標(biāo)識經(jīng)過長期的使用和宣傳，知名度顯著提高，相關(guān)公眾對商標(biāo)與使用者之間產(chǎn)生了一一對應(yīng)的聯(lián)想，對相關(guān)產(chǎn)品或者服務(wù)來源建立了穩(wěn)定的聯(lián)系，故不會使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。

二、在先域名中使用商標(biāo)標(biāo)識是否構(gòu)成對商標(biāo)權(quán)的侵犯。

我國域名管理實(shí)行“先申請先注冊”原則?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第（三）項(xiàng)規(guī)定，將與他人注冊商標(biāo)相同或者相近似的文字注冊為域名，并且通過該域名進(jìn)行相關(guān)商品交易的電子商務(wù)，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)的，屬于商標(biāo)法第五十二條第（五）項(xiàng)規(guī)定的給他人注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的行為。但是，從該條內(nèi)容分析，其適用的是商標(biāo)注冊在前，域名注冊在后，并會導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認(rèn)混淆的情況。《最高人民法院關(guān)于審理涉及計(jì)算機(jī)域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第四條規(guī)定“人民法院審理域名糾紛案件，對符合以下各項(xiàng)條件的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告注冊、使用域名等行為構(gòu)成侵權(quán)或者不正當(dāng)競爭：（一）原告請求保護(hù)的民事權(quán)益合法有效；（二）被告域名或其主要部分構(gòu)成對原告馳名商標(biāo)的復(fù)制、模仿、翻譯或音譯；或者與原告的注冊商標(biāo)、域名等相同或近似，足以造成相關(guān)公眾的誤認(rèn)；（三）被告對該域名或其主要部分不享有權(quán)益，也無注冊、使用該域名的正當(dāng)理由；（四）被告對該域名的注冊、使用具有惡意?！钡谖鍡l規(guī)定“被告的行為被證明具有下列情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其具有惡意：（一）為商業(yè)目的將他人馳名商標(biāo)注冊為域名的；（二）為商業(yè)目的注冊、使用與原告的注冊商標(biāo)、域名等相同或近似的域名，故意造成與原告提供的產(chǎn)品、服務(wù)或者原告網(wǎng)站的混淆，誤導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)用戶訪問其網(wǎng)站或其他在線站點(diǎn)的；（三）曾要約高價(jià)出售、出租或者以其他方式轉(zhuǎn)讓該域名獲取不正當(dāng)利益的；（四）注冊域名后自己并不使用也未準(zhǔn)備使用，而有意阻止權(quán)利人注冊該域名的；（五）具有其他惡意情形的。被告舉證證明在糾紛發(fā)生前其所持有的域名已經(jīng)獲得一定的知名度，且能與原告的注冊商標(biāo)、域名等相區(qū)別，或者具有其他情形足以證明其不具有惡意的，人民法院可以不認(rèn)定被告具有惡意?！标P(guān)于認(rèn)定被告注冊、使用相關(guān)域名構(gòu)成侵權(quán)或惡意的規(guī)定，是針對權(quán)利人商標(biāo)注冊在前、被告注冊使用域名在后的情況。如域名持有人注冊、使用相關(guān)域名的時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于商標(biāo)權(quán)人商標(biāo)注冊的時(shí)間，且域名持有人在域名注冊后一直以此域名來運(yùn)營相關(guān)網(wǎng)站，涉案域名并已獲得一定知名度，則不能認(rèn)定域名持有人對相關(guān)域名的注冊使用存在商標(biāo)侵權(quán)惡意，不會造成相關(guān)公眾的誤認(rèn)。