王璐+富永隆介+石橋克之

1.考慮到日本審查實務(wù)特點的撰寫對策

（1）寬泛的單一性要件

與各國相同，日本專利法規(guī)定兩個以上的發(fā)明具有單一性需要“具有相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征”?！疤囟夹g(shù)特征（STF）”是指表現(xiàn)出發(fā)明對現(xiàn)有技術(shù)貢獻(xiàn)的技術(shù)特征。但日本專利法審查指南規(guī)定的單一性要件與各國有很大的差異。其主要表現(xiàn)在：第一，審查指南中指出作為STF不要求該技術(shù)特征需要具備進(jìn)步性（創(chuàng)造性）。實務(wù)中“特定技術(shù)特征”理解成“相對于現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)具備新穎性的技術(shù)特征”亦無大礙；第二，審查指南明確規(guī)定針對審查員判斷過是否具備STF的權(quán)利要求，雖然判斷結(jié)果為該權(quán)利要求不具備STF，該權(quán)利要求也可以作為審查的對象。另外根據(jù)STF確定審查對象后，對于未被列入審查對象但一并進(jìn)行審查比較有效率的權(quán)利要求，也追加為審查對象。

（2） 針對寬容的單一性對策（獨立權(quán)利要求的數(shù)量最大化）

日本實務(wù)中，只要滿足單一性要件，對于獨立權(quán)利要求的數(shù)量沒有限制，因此不應(yīng)該滿足最初申請的獨立權(quán)利要求的數(shù)量（通常一個類型一個獨立權(quán)利要求），在一個申請中盡可能取得多樣的權(quán)利。如果有被許可的權(quán)利要求，該權(quán)利要求應(yīng)該在審查中盡可能地把它修改為獨立形式。

比如在第一次審查意見書中，獨立權(quán)利要求1被駁回，但其從屬權(quán)利要求2被認(rèn)定為授權(quán)可能的情況下，把權(quán)利要求2修改為獨立形式，對于權(quán)利要求1進(jìn)行以取得權(quán)利要求2不能保護(hù)的范圍為目的的修改，或者追加從權(quán)利要求1不同的觀點特定發(fā)明內(nèi)容的獨立權(quán)利要求。

（3） 寬泛的修改要件

日本專利法審查指南在2003年進(jìn)行修改，將允許補正的范圍從“直接且含義唯一地導(dǎo)出的事項”變更為“從當(dāng)初的說明書顯而易見的事項”。一般認(rèn)為，這是對過于僵硬的標(biāo)準(zhǔn)的修正。而最近“綜合說明書或附圖的整體而導(dǎo)出的技術(shù)事項”標(biāo)準(zhǔn)成為原則。在日本審查實務(wù)中，在歐洲或者中國不容易被許可的按照附圖的修改容易被接受。

比如日本專利申請審查手冊附件書A案例14，修改后權(quán)利要求1為“一種打樁機，具有本體和引導(dǎo)板，本體在夾著已經(jīng)打入的樁的同時順次打入新樁以形成樁列，引導(dǎo)板安裝在本體中，具有被設(shè)定為與樁列的行進(jìn)方向一致的引導(dǎo)面，沿著該引導(dǎo)面引導(dǎo)新樁的打入，還具有安裝在引導(dǎo)板上的激光振蕩器，通過使得激光射向設(shè)置在所述樁列的最終端的靶子，來選擇引導(dǎo)板在本體中進(jìn)行安裝的位置”。

說明書公開的內(nèi)容為“引導(dǎo)板10的前端部安裝有發(fā)射激光的激光振蕩器16。激光振蕩器所發(fā)射的激光具有直線性，利用該特性，能夠簡單且高精度地使得引導(dǎo)板總是與樁列的方向一致（參考下圖1 ）?！?img alt="" src="https://cimg.fx361.com/images/2017/03/22/zgzs201703zgzs20170325-1-l.jpg" style="">

審查意見為“對于權(quán)利要求中的激光振蕩器，在本申請的最早說明書中公開了具體結(jié)構(gòu)‘引導(dǎo)板10的前端部安裝有發(fā)射激光的激光振蕩器16，并記載了‘激光振蕩器所發(fā)射的激光具有直線性，利用該特性，能夠簡單且高精度地使得引導(dǎo)板總是與樁列的方向一致。因此對權(quán)利要求1的修改屬于在最早說明書等的記載范圍內(nèi)所進(jìn)行的修改。”

又比如審查手冊附件書A案例19，修改后權(quán)利要求1為“一種肥料袋的開封裝置，將裝有肥料的肥料袋滑落投放到分散機的倉斗的滑道，被由安裝在滑道與固定支柱之間的臂桿形成的角度保持單元與樞支單元構(gòu)成的傾斜角度調(diào)節(jié)機構(gòu)設(shè)置為相對于固定支柱可調(diào)節(jié)傾斜角度，該滑道的下端設(shè)有突出的開封刀，利用從滑道滑落的肥料袋的重量刺穿肥料袋的下方進(jìn)行開封”。

說明書公開的內(nèi)容為“開封裝置1中，裝設(shè)在用來讓肥料袋2滑落投放到分散機的倉斗8的滑道3與固定支柱4之間的臂桿6形成的角度保持單元，與對滑道3進(jìn)行樞支使其能夠相對于固定支柱4轉(zhuǎn)到的銷5所形成的樞支單元，構(gòu)成傾斜角度調(diào)節(jié)機構(gòu)，能夠調(diào)節(jié)滑道3相對于固定支柱4的傾斜角度。突出的開封刀7通過固定螺栓7a安裝在滑道3的下端的面上，開封刀7能夠拆卸且能夠調(diào)節(jié)角度，利用從滑道3滑落的肥料袋2的重量刺穿肥料袋的下方進(jìn)行開封（參考下圖2）?！?img alt="" src="https://cimg.fx361.com/images/2017/03/22/zgzs201703zgzs20170325-2-l.jpg" style="">

審查意見為“關(guān)于權(quán)利要求1中的傾斜角度調(diào)節(jié)機構(gòu)，本申請的最早說明書中提供了實施例‘裝設(shè)在用來讓肥料袋2滑落投放到分散機的倉斗8的滑道3與固定支柱4之間的臂桿6所形成的角度保持單元，與對滑道3進(jìn)行樞支使其能夠相對于固定支柱4轉(zhuǎn)動的銷5所形成的樞支單元，構(gòu)成傾斜角度調(diào)節(jié)機構(gòu)，修改后的權(quán)利要求中根據(jù)該記載限定了角度保持單元的具體構(gòu)造，但沒有限定樞支單元的具體構(gòu)造。因此修改后的權(quán)利要求中的技術(shù)特征‘被由安裝在滑道與固定支柱之間的臂桿形成的角度保持單元與樞支單元構(gòu)成的傾斜角度調(diào)節(jié)機構(gòu)，屬于在最早說明書等中有記載的事項。”

如上，在日本審查實務(wù)中，申請人在原始說明書中不能作為技術(shù)思想認(rèn)知的構(gòu)造，也有通過附圖進(jìn)行修改的余地。

（4）針對寬容的修改要件的對策（積極使用根據(jù)附圖的修改）

申請人當(dāng)初沒有掌握的現(xiàn)有技術(shù)經(jīng)常會在審查中被發(fā)現(xiàn)。由于申請人沒有掌握該現(xiàn)有技術(shù)，所以在原始說明書中，一般沒有明確的本發(fā)明與該現(xiàn)有技術(shù)的差異內(nèi)容的記載。該情況下，可以積極通過使用附圖進(jìn)行修改，盡可能最低限度縮小權(quán)利要求的保護(hù)范圍，爭取授權(quán)。

2.考慮到中國審查實務(wù)特點的撰寫對策

上期闡述的對歐洲專利審查實務(wù)特色的撰寫對策，對中國專利審查實務(wù)同樣有效。下面對中國專利審查實務(wù)中權(quán)利要求修改的目的限定對策進(jìn)行闡述。

（1）適用與歐洲相同的對策

中國在專利審查規(guī)定與歐洲審查有許多相似之處。例如，中國《專利審查指南》指出，“原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍包括原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容?！边@與歐洲審查規(guī)定的“directly and unambiguously”是相同的。中國專利審查實務(wù)中對專利創(chuàng)造性的判斷標(biāo)準(zhǔn)與歐洲實務(wù)中的問題解決法也是相同的。

所以，在上期闡述的，針對歐洲專利審查實務(wù)特色對策的方案，在中國實務(wù)中也同樣有效。因此，在撰寫專利說明書的時候，也應(yīng)將技術(shù)思想全面概括的、多層次的、以“橫串方式”來進(jìn)行撰寫。同時，在中國專利審查過程中，也需要對說明書中詳細(xì)描述發(fā)明的技術(shù)問題及發(fā)明效果。

（2）對專利修改的限制規(guī)定

在中國實務(wù)中，特別需要注意的是實質(zhì)審查后，專利的修改會被非常嚴(yán)格的限制。

第一，在答復(fù)審查意見通知書時，對申請文件進(jìn)行修改的，應(yīng)當(dāng)針對通知書指出的缺陷進(jìn)行修改。

第二，在無效宣告程序中，修改權(quán)利要求書的具體方式一般限于權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除。

綜上所述，在專利經(jīng)過實質(zhì)審查后，申請人或權(quán)利人的修改會受到嚴(yán)格的限制，所以在申請時，要充分考慮到專利在審查階段、無效宣告程序階段以及行使專利權(quán)階段中可能發(fā)生的情況，做好戰(zhàn)略性的準(zhǔn)備。比如，考慮到審查階段限制修改的規(guī)定，為了使申請人高效地獲得授權(quán)，橋頭堡權(quán)利要求準(zhǔn)備能夠有效地應(yīng)對審查情況。而考慮到無效宣告程序中限制修改的規(guī)定時，如果申請專利的技術(shù)是與數(shù)字范圍有關(guān)的（如零至一百攝氏度），建議通過多層次限定數(shù)字范圍來設(shè)立權(quán)利要求項。再如在行使權(quán)力階段，為了選定合適的權(quán)利要求項來追究競爭對手的直接侵權(quán)行為，也要在撰寫權(quán)利要求時考慮到這些情況，以免不時之需。

3.結(jié)語

隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，國際化的知識產(chǎn)權(quán)管理至關(guān)重要。為了能夠更好地獲得和主張專利權(quán)，中國企業(yè)不僅在本國申請專利，同時向世界各地申請專利的趨勢也在顯著增加。在這樣的國際形勢下，專利申請文件就需要迎合世界主要申請國的專利審查實務(wù)特點，申請文件的撰寫方法因此舉足輕重。作為實現(xiàn)專利申請國際化的第一步，本論文不僅在文件形式上，也從實體層面對美國、歐洲、日本、中國的專利審查實務(wù)特色進(jìn)行探討，提出相應(yīng)的撰寫對策。

從美國的專利審查制度特色分析，為了降低權(quán)利要求被限定解釋的風(fēng)險，申請人在撰寫專利說明書中應(yīng)該避免直接用“present invention（本發(fā)明）”的文字。同時，為了有效利用權(quán)利要求區(qū)別解釋原則，根據(jù)獨立權(quán)利要求中技術(shù)思想的下位概念，需要設(shè)立不同的、多樣的從屬權(quán)利要求。在撰寫專利申請文件時，預(yù)先設(shè)立盡量多的橋頭堡權(quán)利要求有利于申請人，在獨立權(quán)利要求的專利性被現(xiàn)有技術(shù)否定時，從屬權(quán)利要求可以為申請人建立起獨自領(lǐng)域的橋頭堡，在一定程度上能控制獨立權(quán)利要求范圍被縮小的程度。

從歐洲的專利審查制度特色分析，申請人在專利說明書撰寫實施例時，不能以點代面地僅描述個別實施例，而應(yīng)該描述涵蓋該實施例的多種形式的集合，通過全面概括的方式描述技術(shù)特征。同時要保證盡可能多的多層次地分離技術(shù)思想，保證披露基準(zhǔn)點的質(zhì)量和數(shù)量來準(zhǔn)備專利申請文件中的附圖說明。在描述實施例方面，筆者認(rèn)為各實施例中可能具有更多的技術(shù)特征，從而實施例中的技術(shù)關(guān)系也更加復(fù)雜，因此將較多的實施方式（披露基準(zhǔn)點）并列說明的“橫串方式”能夠更清晰地描述實施例中的技術(shù)特征，更利于申請人。而按照歐洲專利審查規(guī)定描述技術(shù)問題及發(fā)明效果的專利說明書，可能會在向美國申請專利時產(chǎn)生被要求限定權(quán)利要求范圍解釋的風(fēng)險。中國專利審查制度與歐洲基本類似，所以在中國實務(wù)中，可以適用應(yīng)對歐洲審查的撰寫方法，但特別需要注意的是在中國，專利經(jīng)過實質(zhì)審查后，專利的修改會被非常嚴(yán)格的限制。

本文是將美國、歐洲、日本、中國放在同等重要性的專利申請地域角度進(jìn)行說明，并不包括某特定申請國重要性突出的情況。如果存在特定國家重要性突出，則需要根據(jù)特定國的實務(wù)特點，對本文中提出的策略進(jìn)行修改。

本文筆者長期從事海外專利申請戰(zhàn)略研究，基于自身豐富的經(jīng)驗和深厚的專業(yè)背景對海外專利申請進(jìn)行了思考與總結(jié)，在專利申請文件方面提出了創(chuàng)新撰寫對策，作者非常希望本文能為中國讀者在專利申請的實務(wù)操作中帶來幫助。

注：《全球化背景下專利申請文件的撰寫對策（上）》見《中國知識產(chǎn)權(quán)雜志》第118期；

《全球化背景下專利申請文件的撰寫對策（中）》見《中國知識產(chǎn)權(quán)雜志》第120期。

本文整理及編輯中，馬瀟女士給予了很大幫助，在此表示衷心的感謝。