侯玉靜

根據(jù)商標(biāo)局、商評(píng)委聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)商標(biāo)戰(zhàn)略年度發(fā)展報(bào)告》，2014年商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)總量為228.54萬(wàn)件，其中駁回480550件、部分駁回398871件，駁回或部分駁回的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)總量是879421件，駁回率高達(dá)38.5%；2015年商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)量為287.60萬(wàn)件，同年駁回或部分駁回商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)883650件，駁回率略有下降，約為30.7%。可見(jiàn)，申請(qǐng)商標(biāo)被駁回的幾率是相當(dāng)大的。

在商標(biāo)申請(qǐng)之前，進(jìn)行充分的查詢(xún)檢索，對(duì)在先商標(biāo)了然于胸，從而增加設(shè)計(jì)要素或提前“繞路”而行，當(dāng)然是一種實(shí)用的法律策略；但是，對(duì)很多商標(biāo)申請(qǐng)人來(lái)說(shuō)，決定申請(qǐng)的商標(biāo)，或者出于商業(yè)號(hào)召力的考慮，或者出于國(guó)際品牌形象統(tǒng)一、既有品牌歷史沿革等考慮，“避讓”并不是一個(gè)合適的商業(yè)策略。筆者提供了幾種商標(biāo)被駁回的應(yīng)對(duì)方法，供商標(biāo)申請(qǐng)人斟酌參考。

一、提出分割申請(qǐng)

這種應(yīng)對(duì)方法適用于商標(biāo)被部分駁回的情況。根據(jù)《商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則》第22條的規(guī)定，商標(biāo)被部分駁回后，申請(qǐng)人在15日內(nèi)，可以將已經(jīng)初步審定的部分申請(qǐng)分割成另一件申請(qǐng)，分割后的申請(qǐng)生成一個(gè)新的申請(qǐng)?zhí)?，但保留原申?qǐng)的申請(qǐng)日期。

如果初步審定的部分與申請(qǐng)人意圖從事的商品或服務(wù)項(xiàng)目關(guān)聯(lián)度較大，分割申請(qǐng)值得推薦，因?yàn)槌醪綄彾ǖ牟糠秩魺o(wú)他人提出異議，將較快地獲得商標(biāo)注冊(cè)；當(dāng)然，如果初步審定的部分與申請(qǐng)人意圖從事的商品或服務(wù)項(xiàng)目關(guān)聯(lián)度很小，而被駁回的部分項(xiàng)目才是申請(qǐng)人指定的核心商品或服務(wù)，那么分割申請(qǐng)的意義就不大了。

二、放棄部分商標(biāo)或服務(wù)項(xiàng)目

在多數(shù)情況下，引證商標(biāo)不止一個(gè)，有的多達(dá)五六個(gè)。引證商標(biāo)的情況各有不同：有的與申請(qǐng)商標(biāo)近似度高一些，有的則近似度低一些；有的有惡意搶注的嫌疑或其他瑕疵、可能被宣告無(wú)效，有的則屬善意注冊(cè)、難以爭(zhēng)議；有的已經(jīng)實(shí)際投入使用，有的則明顯沒(méi)有投入使用、可能被撤銷(xiāo)。在這種情況下，就要對(duì)引證商標(biāo)進(jìn)行具體分析，如果那些近似度高、屬于善意注冊(cè)且已經(jīng)投入使用的引證商標(biāo)（筆者簡(jiǎn)稱(chēng)其為“強(qiáng)引證商標(biāo)”），并非覆蓋所有被駁回商品或服務(wù)項(xiàng)目，那么可以果斷放棄被“強(qiáng)引證商標(biāo)”覆蓋的項(xiàng)目；放棄之后，“強(qiáng)引證商標(biāo)”將不再被視為申請(qǐng)商標(biāo)獲得注冊(cè)的障礙，那么申請(qǐng)人就可以集中精力根據(jù)“弱引證商標(biāo)”（引證商標(biāo)在法律上并無(wú)強(qiáng)弱之分，此處引號(hào)代表筆者使用的特定稱(chēng)謂）的具體情況，進(jìn)行商標(biāo)不近似、商品不類(lèi)似抗辯，提出爭(zhēng)議或撤銷(xiāo)申請(qǐng)，甚至談判協(xié)商商標(biāo)轉(zhuǎn)讓等各種方法，排除該注冊(cè)障礙。

值得注意的是，放棄部分商品或服務(wù)項(xiàng)目，不僅可以在商標(biāo)局駁回審查階段提出，還可以在商評(píng)委駁回復(fù)審階段提出；甚至在后續(xù)的行政訴訟過(guò)程中（參考“2016京73行初1812號(hào)”關(guān)于1204115號(hào)“WESTLAKE”商標(biāo)駁回復(fù)審行政訴訟），法院仍然會(huì)接受商標(biāo)申請(qǐng)人主動(dòng)放棄部分商品或服務(wù)項(xiàng)目，從而排除部分引證商標(biāo)。

三、清除引證商標(biāo)障礙與情勢(shì)變更原則

清除引證商標(biāo)障礙的手段，無(wú)外乎針對(duì)引證商標(biāo)提出“撤三”申請(qǐng)（主張引證商標(biāo)連續(xù)三年停止使用，亦稱(chēng)“撤銷(xiāo)”申請(qǐng)）、宣告無(wú)效申請(qǐng)或者協(xié)商購(gòu)買(mǎi)；清除引證商標(biāo)障礙的手段并非本文擬討論的主要問(wèn)題，本文關(guān)注的是，商標(biāo)申請(qǐng)人需要在多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)清除引證商標(biāo)障礙，清除引證商標(biāo)障礙的時(shí)間要素到底有多重要？下文中，筆者將根據(jù)商評(píng)委評(píng)審時(shí)、兩審法院判決時(shí)、最高院再審期間三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)逐一介紹。

通常情況下，商標(biāo)局做出駁回決定之時(shí)，申請(qǐng)商標(biāo)都面臨哪些引證商標(biāo)阻礙其注冊(cè)之路就已經(jīng)確定；申請(qǐng)人如若決意清除引證商標(biāo)，此時(shí)就該馬上采取相應(yīng)手段。根據(jù)《商標(biāo)評(píng)審規(guī)則》第二十七條第（一）項(xiàng)，僅涉及商標(biāo)法第三十條和第三十一條所指在先商標(biāo)權(quán)利沖突的案件，如評(píng)審時(shí)權(quán)利沖突已消除的，商評(píng)委將根據(jù)評(píng)審時(shí)的事實(shí)狀態(tài)進(jìn)行評(píng)審；換句話說(shuō)，如果此時(shí)引證商標(biāo)已經(jīng)被不予核準(zhǔn)注冊(cè)、無(wú)效、撤銷(xiāo)或者轉(zhuǎn)讓?zhuān)暾?qǐng)商標(biāo)將獲得初審公告。但是，商評(píng)委評(píng)審駁回復(fù)審的審理期限只有9-12個(gè)月，引證商標(biāo)的異議、爭(zhēng)議、撤銷(xiāo)或轉(zhuǎn)讓程序在前述審理期限之內(nèi)是很難完成的。

《商標(biāo)評(píng)審規(guī)則》第三十一條，規(guī)定了商評(píng)委可以“暫緩審理”商標(biāo)評(píng)審案件的情形，主要是針對(duì)商標(biāo)異議、無(wú)效宣告案件中，“在先權(quán)利的確定必須以人民法院正在審理或者行政機(jī)關(guān)正在處理的另一案件的結(jié)果為依據(jù)的”情形，并未規(guī)定適用于駁回復(fù)審案件。因此，實(shí)踐中，商評(píng)委基本上不接受商標(biāo)申請(qǐng)人提出的引證商標(biāo)已經(jīng)被提出異議、爭(zhēng)議、撤銷(xiāo)甚至轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑥亩Ｍ麜壕弻徖淼恼?qǐng)求。

那么對(duì)商標(biāo)申請(qǐng)人來(lái)講，如果想要申請(qǐng)商標(biāo)在后續(xù)程序中“起死回生”，就必須提起行政訴訟。2011年之前，引證商標(biāo)已經(jīng)被不予核準(zhǔn)注冊(cè)、宣告無(wú)效、撤銷(xiāo)或轉(zhuǎn)讓的情況下，申請(qǐng)商標(biāo)是否可以獲得初審公告，并沒(méi)有明確規(guī)定；法院通常根據(jù)行政訴訟主要審查被訴裁定合法性的原則，維持商評(píng)委的裁定。但是，這種情況在2011年11月24日最高人民法院作出關(guān)于“第4953637號(hào)“ADVENT”商標(biāo)駁回復(fù)審決定書(shū)”的《行政判決書(shū)》（案號(hào)為：最高人民法院“（2011）行提字第14號(hào)”）后發(fā)生了徹底變化。在前述《行政判決書(shū)》中，最高人民法院認(rèn)為，“在商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出第12733號(hào)決定的事實(shí)依據(jù)已經(jīng)發(fā)生了變化的情形下，如一味考慮在行政訴訟中，人民法院僅針對(duì)行政機(jī)關(guān)的具體行政行為進(jìn)行合法性審查，而忽視已經(jīng)發(fā)生變化了的客觀事實(shí)，判決維持商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的上述決定.顯然對(duì)商標(biāo)申請(qǐng)人不公平，也不符合商標(biāo)權(quán)利是一種民事權(quán)利的屬性，以及商標(biāo)法保護(hù)商標(biāo)權(quán)人利益的立法宗旨。且商標(biāo)駁回復(fù)審案件本身又具有特殊性，在商標(biāo)駁回復(fù)審后續(xù)的訴訟期間，商標(biāo)的注冊(cè)程序并未完成。因此，在商標(biāo)駁回復(fù)審行政糾紛案件中，如果引證商標(biāo)在訴訟程序中因三年連續(xù)不使用而被商標(biāo)局予以撤銷(xiāo)，鑒于申請(qǐng)商標(biāo)尚未完成注冊(cè)，人民法院應(yīng)根據(jù)情勢(shì)變更原則，依據(jù)變化了的事實(shí)依法作出裁決。故本案在艾德文特公司明確主張引證商標(biāo)權(quán)利已經(jīng)消失、其申請(qǐng)商標(biāo)應(yīng)予注冊(cè)的情況下，二審法院沒(méi)有考慮相應(yīng)的事實(shí)依據(jù)已經(jīng)發(fā)生變化的情形，維持商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的第12733號(hào)決定以及一審判決顯屬不當(dāng)，本院予以糾正”，這就是商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件中“情勢(shì)變更原則”的由來(lái)。

在2011年之后，原北京市第一中級(jí)人民法院、北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院、北京市高級(jí)人民法院作出了一系列根據(jù)“情勢(shì)變更原則”撤銷(xiāo)商評(píng)委裁定的案件，主要依據(jù)就是引證商標(biāo)在法院判決作出之時(shí)，已經(jīng)不再是申請(qǐng)商標(biāo)獲得注冊(cè)的障礙。

前述一系列判決把商標(biāo)申請(qǐng)人清除引證商標(biāo)障礙的時(shí)間界限，推遲到二審判決作出之時(shí)。那么，二審判決作出之后，引證商標(biāo)障礙才被排除，在這種情況下，商標(biāo)申請(qǐng)人是否可以通過(guò)再審程序，讓申請(qǐng)商標(biāo)“起死回生”呢？2015年4月28日，最高人民法院做出的關(guān)于“第7298588號(hào)“AIRFORCE1”商標(biāo)駁回復(fù)審行政訴訟”判決書(shū)（案號(hào)為：最高人民法院“（2015）行提字第4號(hào)”）中，最高人民法院認(rèn)為，“本案中，引證商標(biāo)二在二審判決作出前尚為有效的注冊(cè)商標(biāo)，且與申請(qǐng)商標(biāo)構(gòu)成核定使用在相同或類(lèi)似商品上的近似商標(biāo)，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)、一審及二審法院依據(jù)決定或判決作出時(shí)引證商標(biāo)二的權(quán)利狀態(tài)，對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)予以駁回的作法并無(wú)不妥。但是，在二審判決作出后，即2014年4月11日，本案中唯一的引證商標(biāo)即引證商標(biāo)二，已經(jīng)被商標(biāo)局以連續(xù)三年停止使用為由予以撤銷(xiāo)，且因各方當(dāng)事人均未對(duì)撤銷(xiāo)決定啟動(dòng)后續(xù)行政及司法審查程序，使引證商標(biāo)二基于撤銷(xiāo)決定的生效而產(chǎn)生了喪失注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的法律后果。由于本案為商標(biāo)駁回復(fù)審行政訴訟，申請(qǐng)商標(biāo)的注冊(cè)程序尚未完結(jié)，在這一過(guò)程中，由于申請(qǐng)商標(biāo)是否應(yīng)予核準(zhǔn)注冊(cè)的事實(shí)基礎(chǔ)發(fā)生根本性變化，即本案中唯一的權(quán)利障礙已經(jīng)消失，若仍以二審判決作出時(shí)的事實(shí)狀態(tài)為基礎(chǔ)去考量申請(qǐng)商標(biāo)是否應(yīng)予核準(zhǔn)注冊(cè)，將導(dǎo)致顯失公平的結(jié)果，故本院對(duì)第13352號(hào)決定、一審及二審判決的結(jié)論予以糾正?！?/p>

最高人民法院關(guān)于“AIRFORCE1”一案的判決，把商標(biāo)申請(qǐng)人排除引證商標(biāo)的最后期限，推遲到了再審期間；但是，該判決又對(duì)引證商標(biāo)是否最終喪失注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)，增加了一項(xiàng)限制性條件。那么，將來(lái)在商標(biāo)駁回復(fù)審行政訴訟中，各級(jí)法院是否不僅要審查引證商標(biāo)是否被商標(biāo)局決定不予核準(zhǔn)注冊(cè)、撤銷(xiāo)，或被商評(píng)委裁定宣告無(wú)效，還要審查這些裁定是否通過(guò)后續(xù)行政程序或司法程序，已經(jīng)確定生效，我們拭目以待。筆者個(gè)人意見(jiàn)認(rèn)為，沒(méi)有必要增加這項(xiàng)限制性條件，因?yàn)榧词股暾?qǐng)商標(biāo)被審定公告后，被裁定不予核準(zhǔn)注冊(cè)、撤銷(xiāo)或宣告無(wú)效的引證商標(biāo)在后續(xù)程序中又被核準(zhǔn)注冊(cè)或維持有效了，意味著新的商標(biāo)權(quán)利沖突又產(chǎn)生了，那么引證商標(biāo)的權(quán)利人仍然有權(quán)對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)提出異議或者爭(zhēng)議，并沒(méi)有不恰當(dāng)?shù)亍⒔K局性地限制或剝奪引證商標(biāo)權(quán)利人的合法權(quán)益。

四、關(guān)于引證商標(biāo)進(jìn)入確權(quán)程序是否導(dǎo)致駁回復(fù)審行政訴訟中止的法律探討

從上文的介紹和分析中，駁回復(fù)審行政訴訟中的申請(qǐng)商標(biāo)，最終能否獲得初審公告，取決于能否在最遲再審審理期間，排除引證商標(biāo)障礙。駁回復(fù)審行政訴訟和引證商標(biāo)的確權(quán)程序，實(shí)際上是在進(jìn)行一場(chǎng)“時(shí)間競(jìng)賽”，駁回復(fù)審案件的最終結(jié)果，不僅和引證商標(biāo)的確權(quán)結(jié)果有關(guān)，還和確權(quán)程序進(jìn)展的快慢有關(guān)，這大大增加了裁判結(jié)果的不確定性。

商評(píng)委基于審限的壓力，不愿意在引證商標(biāo)確權(quán)程序啟動(dòng)后，“暫緩審理”駁回復(fù)審案件，當(dāng)然有其合理的因素；但是，主導(dǎo)確權(quán)程序司法審查的法院，是否有必要快速了結(jié)駁回復(fù)審行政案件，甚至專(zhuān)門(mén)針對(duì)駁回復(fù)審行政案件安排一個(gè)“速審”程序？在引證商標(biāo)已經(jīng)進(jìn)入異議、無(wú)效宣告、撤銷(xiāo)等確權(quán)行政程序的情況下，是否應(yīng)當(dāng)中止駁回復(fù)審行政訴訟？這是一個(gè)關(guān)系著每年80多萬(wàn)件駁回復(fù)審商標(biāo)申請(qǐng)人實(shí)體和程序權(quán)利的重大問(wèn)題。

2016年8月20日，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院在關(guān)于“第1204115號(hào)“WESTLAKE”商標(biāo)駁回復(fù)審決定”《行政裁定書(shū)》（案號(hào)為：北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院“（2016）京73行初1812號(hào)”）中，類(lèi)推適用《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十條關(guān)于“本案必須以另一案的審理結(jié)果為依據(jù)，而另一案尚未審結(jié)的，中止訴訟”之規(guī)定，認(rèn)為，“本案中，針對(duì)引證商標(biāo)的商標(biāo)撤銷(xiāo)案件之審理結(jié)果對(duì)本案的審理具有實(shí)質(zhì)性影響，在其尚未審結(jié)的情況下，應(yīng)中止本案訴訟”，遂裁定本案中止訴訟。2016年12月26日，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院關(guān)于前述案件的【（2016）京73行初1812號(hào)】《行政判決書(shū)》，鑒于構(gòu)成申請(qǐng)商標(biāo)在先權(quán)利障礙的唯一一個(gè)引證商標(biāo)已被商標(biāo)局決定撤銷(xiāo)，根據(jù)情勢(shì)變更原則，法院撤銷(xiāo)了商評(píng)委的駁回復(fù)審決定，并責(zé)令其重新作出決定。

筆者認(rèn)為，上述《行政裁定書(shū)》的審理方式在很大程度上，可以減少駁回復(fù)審行政案件的結(jié)果不確定性，也避免大量駁回復(fù)審案件，因?yàn)閱渭優(yōu)橐C商標(biāo)確權(quán)程序“拖時(shí)間”的目的，進(jìn)入二審程序甚至再審程序，造成大量的行政、司法資源浪費(fèi)。筆者撰寫(xiě)此文的目的，除了為商標(biāo)申請(qǐng)人提供商標(biāo)被駁回的應(yīng)對(duì)之策，也同時(shí)希望法院能推廣適用“WESTLAKE”案的裁判規(guī)則，在引證商標(biāo)確權(quán)程序已經(jīng)啟動(dòng)的情況下，中止駁回復(fù)審行政訴訟的審理。