關(guān)鍵詞

惡意搶注商標(biāo)

法律實(shí)踐

應(yīng)用比較

由于惡意搶注商標(biāo)是一個(gè)國(guó)際性的問(wèn)題，本文旨在通過(guò)對(duì)比中國(guó)和其他國(guó)家（如美國(guó)、英國(guó)、日本）在處理惡意搶注商標(biāo)方面適用的法律依據(jù)、程序特點(diǎn)、審查標(biāo)準(zhǔn)、具有代表性的案例以及其他實(shí)踐問(wèn)題，分析區(qū)別點(diǎn)及背后的法理原因，在現(xiàn)有法律框架下對(duì)審查標(biāo)準(zhǔn)和舉證責(zé)任提出一些參考建議。

一、“惡意”的含義

善意（英文good faith，拉丁文bona fides）與惡意（英文bad faith，拉丁文mala fides）是哲學(xué)與法律中非常重要的概念。法律領(lǐng)域最早引入“惡意”及類(lèi)似概念的是古羅馬《十二銅表法》，其中規(guī)定，“凡以不誠(chéng)實(shí)的方法取得物的占有的，由長(zhǎng)官委任仲裁員三人處理之，如占有人敗訴，應(yīng)返還所得孽息的雙倍”，不僅在立法中對(duì)“惡意占有”的行為予以了特別注意，還規(guī)定了相應(yīng)的懲罰性賠償。

根據(jù)Blacks法律詞典（第十版），“bad faith”的含義是：Dishonesty of belief， purpose， or motive（即“理念、目的和動(dòng)機(jī)的不誠(chéng)信”）。由此可見(jiàn)“惡意”屬于一種主觀心理意圖，該意圖具有不誠(chéng)信的動(dòng)機(jī)。

在惡意搶注商標(biāo)的情形中，搶注人的“惡意”主要體現(xiàn)在企圖利用商標(biāo)注冊(cè)制度占有他人已經(jīng)具有一定商譽(yù)的商標(biāo)，從而花很小的注冊(cè)成本竊取他人商譽(yù)的價(jià)值。

有人將惡意搶注商標(biāo)看作是一種“投資”，因?yàn)閾屪⑷说耐顿Y額（注冊(cè)申請(qǐng)費(fèi)）和賣(mài)出價(jià)（賣(mài)給品牌所有人或其它希望搭便車(chē)的經(jīng)營(yíng)者的價(jià)格）間存在差額，類(lèi)似于一般投資行為中的投資回報(bào)。但事實(shí)上，這一差額之所以存在，正是因?yàn)樵撋虡?biāo)承載的品牌所有人商譽(yù)的價(jià)值，而該商譽(yù)價(jià)值（無(wú)論大?。┒紤?yīng)當(dāng)歸屬于品牌所有人，搶注人意圖借此不當(dāng)獲利無(wú)疑是違背商業(yè)道德和法律基本原則的。

二、打擊惡意搶注商標(biāo)的必要性

在對(duì)于商標(biāo)惡意搶注的討論中，并非所有人都持反對(duì)的態(tài)度，譬如有一種觀點(diǎn)就認(rèn)為：不論善意或惡意，搶注商標(biāo)是對(duì)商標(biāo)注冊(cè)制度的“合理”應(yīng)用，先注先得，在后申請(qǐng)者即使先行使用，也理應(yīng)為自己未及時(shí)申請(qǐng)法律保護(hù)的行為付出代價(jià)。

在微觀上，商標(biāo)使用者盡快申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)自然是基于現(xiàn)有法律體系和審查標(biāo)準(zhǔn)獲得最大權(quán)益的合理策略，但是從法律制度設(shè)計(jì)和法理層面，究竟是否應(yīng)該打擊制約惡意搶注商標(biāo)，對(duì)社會(huì)公眾應(yīng)該如何導(dǎo)向？本文將從立法精神、市場(chǎng)秩序和商業(yè)道德的角度簡(jiǎn)要論述。

（一）立法精神角度

從世界各國(guó)商標(biāo)法的立法目的來(lái)看，對(duì)商標(biāo)保護(hù)的本質(zhì)是對(duì)經(jīng)營(yíng)者商譽(yù)的保護(hù)，之所以設(shè)立商標(biāo)注冊(cè)制度，一方面是為了實(shí)現(xiàn)商標(biāo)保護(hù)的目的而提供證明權(quán)屬的方便，另一方面是為了給社會(huì)公眾判斷商品來(lái)源及其他經(jīng)營(yíng)者評(píng)估侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)提供查詢(xún)的方便。

舉一個(gè)極端的例子，如果某個(gè)國(guó)家完全不存在商標(biāo)注冊(cè)制度，市場(chǎng)上經(jīng)營(yíng)者使用商標(biāo)產(chǎn)生糾紛時(shí)，法院依據(jù)雙方實(shí)際使用商標(biāo)的時(shí)間、地域、程度等事實(shí)，理論上也是有可能判斷究竟是誰(shuí)侵犯了誰(shuí)的商譽(yù)，但是有兩個(gè)難點(diǎn)，一是如何證明誰(shuí)擁有商譽(yù)（或更早的商譽(yù)）；二是善意的經(jīng)營(yíng)者如何知道使用某個(gè)商標(biāo)是否會(huì)侵犯他人權(quán)利（期待每個(gè)經(jīng)營(yíng)者都耗費(fèi)大量時(shí)間金錢(qián)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查是不現(xiàn)實(shí)也不合理的）。

因此商標(biāo)注冊(cè)制度的產(chǎn)生，為以上兩個(gè)難點(diǎn)找到了解決方式，一是可以根據(jù)商標(biāo)申請(qǐng)日和申請(qǐng)狀態(tài)推斷誰(shuí)擁有商譽(yù)（或更早的商譽(yù)）；二是善意的經(jīng)營(yíng)者可以查詢(xún)已注冊(cè)的相同近似商標(biāo)，從而避免商標(biāo)侵權(quán)。

但是實(shí)際上，這兩個(gè)目的并未達(dá)到理想效果。一方面，由于申請(qǐng)與使用的脫節(jié)、提交申請(qǐng)與申請(qǐng)公告之間的時(shí)間差，商標(biāo)申請(qǐng)日和申請(qǐng)狀態(tài)不完全具有推斷商譽(yù)狀態(tài)和先后順序的作用；另一方面，經(jīng)營(yíng)者查詢(xún)到的已注冊(cè)商標(biāo)未必是真正商譽(yù)所有人注冊(cè)的，而未查詢(xún)到的也可能存在未注冊(cè)馳名商標(biāo)。而且兩個(gè)瑕疵的嚴(yán)重程度和申請(qǐng)中對(duì)使用的要求程度成反比，對(duì)商標(biāo)使用的要求越低，上述兩個(gè)瑕疵越嚴(yán)重，也越偏離商標(biāo)保護(hù)的本質(zhì)——商標(biāo)的來(lái)源識(shí)別作用，而導(dǎo)致的后果之一就是在某些情形下，商標(biāo)注冊(cè)證甚至變得比經(jīng)營(yíng)者實(shí)際商譽(yù)更具有法律效力和價(jià)值，惡意搶注人甚至可以憑借商標(biāo)注冊(cè)證起訴真正品牌經(jīng)營(yíng)者侵權(quán)并索取巨額賠償。這正是惡意搶注行為的根本推動(dòng)力。

因此，惡意搶注商標(biāo)的現(xiàn)象如被容忍接受，則在一定程度上反映特定法律體系和制度設(shè)計(jì)的導(dǎo)向偏差，違背商標(biāo)保護(hù)的根本目的。

（二）市場(chǎng)秩序角度

在一個(gè)健康有序的市場(chǎng)中，經(jīng)營(yíng)者通過(guò)提供質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品或服務(wù)逐步在其商標(biāo)上積累商譽(yù)，并通過(guò)廣告宣傳等市場(chǎng)活動(dòng)推廣其商標(biāo)，從而實(shí)現(xiàn)商業(yè)發(fā)展。消費(fèi)者借由商標(biāo)識(shí)別商品或服務(wù)來(lái)源，而商標(biāo)背后的經(jīng)營(yíng)者則以技術(shù)、價(jià)格、效率、管理等企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升來(lái)吸引消費(fèi)者，進(jìn)而推動(dòng)市場(chǎng)的健康繁榮發(fā)展。這才是法律制度設(shè)計(jì)的目標(biāo)。

而惡意搶注人不僅將凝聚其他經(jīng)營(yíng)者商譽(yù)的商標(biāo)搶先申請(qǐng)注冊(cè)、竊取他人商譽(yù)，還進(jìn)一步利用商標(biāo)法賦予注冊(cè)人的排他權(quán)打壓在先使用者的正常商業(yè)活動(dòng)，形成病態(tài)競(jìng)爭(zhēng)。不僅使在先使用者的權(quán)益受損，同時(shí)也破壞了消費(fèi)者通過(guò)商標(biāo)識(shí)別商品來(lái)源的認(rèn)知規(guī)律，如果得不到有效遏制，終將對(duì)市場(chǎng)上的其他經(jīng)營(yíng)者產(chǎn)生“較之提升產(chǎn)品、服務(wù)的質(zhì)量，商標(biāo)搶注可以用更小的成本和更短的時(shí)間贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)”的負(fù)面示范效應(yīng)。

（三）商業(yè)道德角度

商業(yè)道德屬于一種意識(shí)形態(tài)，市場(chǎng)中經(jīng)營(yíng)者普遍的商業(yè)道德水平將影響市場(chǎng)機(jī)制整體運(yùn)行的效果。國(guó)家通過(guò)司法、行政等手段在市場(chǎng)中糾正不良的商業(yè)行為，樹(shù)立商業(yè)道德的典范，從而營(yíng)造良好的商業(yè)道德風(fēng)氣。

反言之，如果某個(gè)制度導(dǎo)致的結(jié)果是普遍縱容甚至鼓勵(lì)了某種違反商業(yè)道德的行為，使違反商業(yè)道德的人擁有了比其他遵守道德的人更多的資源和權(quán)利，獲得更有力的競(jìng)爭(zhēng)地位，則即便該制度具備內(nèi)在邏輯性，也應(yīng)該重新審視該制度在當(dāng)前發(fā)展階段是否應(yīng)當(dāng)進(jìn)行調(diào)整或補(bǔ)充。

雖然不是所有違背商業(yè)道德的行為都屬于法律規(guī)范的對(duì)象，但惡意搶注行為如若得不到有效規(guī)制，勢(shì)必顛覆傳統(tǒng)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的商業(yè)道德體系，使經(jīng)營(yíng)者對(duì)通過(guò)誠(chéng)實(shí)勞動(dòng)獲取和積累商譽(yù)、獲取利潤(rùn)喪失信心，轉(zhuǎn)而寄希望于商業(yè)投機(jī)，對(duì)市場(chǎng)機(jī)制產(chǎn)生根本性破壞。正如前所述，商標(biāo)惡意搶注損害了他人的合法權(quán)益，影響了市場(chǎng)秩序，就應(yīng)當(dāng)受到法律的約束甚至制裁。

三、各國(guó)法律實(shí)踐對(duì)比

（一）中國(guó)

根據(jù)我國(guó)《商標(biāo)法》、其他相關(guān)法律法規(guī)和一些有影響力的案件中體現(xiàn)的審查標(biāo)準(zhǔn)，與“惡意搶注”（假設(shè)引證商標(biāo)在中國(guó)任何類(lèi)別都沒(méi)有在先申請(qǐng)）相關(guān)的法條及適用情況如下。（為了更清晰地展現(xiàn)不同法條適用的范圍，下表從被異議/無(wú)效商標(biāo)的指定商品/服務(wù)與引證商標(biāo)實(shí)際使用的商品/服務(wù)是否相同/類(lèi)似、引證商標(biāo)在國(guó)內(nèi)外的使用及知名度情況兩個(gè)維度進(jìn)行分解對(duì)比）

法條及關(guān)鍵詞 商品/服務(wù)是否相同/類(lèi)似 在中國(guó)馳名 在中國(guó)不馳名，但在中國(guó)有使用和一定知名度 在中國(guó)無(wú)使用，但在國(guó)外馳名 在中國(guó)無(wú)使用，但在國(guó)外有使用和一定知名度

第7條

“誠(chéng)實(shí)信用” 是 普遍認(rèn)為不能單獨(dú)依據(jù)該法條，需要結(jié)合其它法條適用。有個(gè)別異議案件裁定中單獨(dú)應(yīng)用此條支持。

否

第10.1.7條

“欺騙性” 是 適用范圍有爭(zhēng)議：僅限絕對(duì)理由？或也可適用相對(duì)理由？適用在相對(duì)理由中的審查標(biāo)準(zhǔn)尚不明確

否

第10.1.8條

“不良影響” 是 目前法院、商評(píng)委和商標(biāo)局已經(jīng)基本統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)：僅適用于絕對(duì)理由，不適用于相對(duì)理由

否

第13條

“馳名商標(biāo)” 是 適用 不適用 不適用 不適用

否 不適用 不適用 不適用 不適用

第15.1條

“代理人或者代表人” 是 適用 適用 適用 適用

否 適用 適用 適用 適用

第15.2條

“合同、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系或者其他關(guān)系” 是 適用 適用 適用 適用

否 不適用 不適用 不適用 不適用

第32條

“以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)” 是 適用 適用 不適用 不適用

否 不適用 不適用 不適用 不適用

第44條

“以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段” 是 適用程序有爭(zhēng)議：僅限無(wú)效宣告？或也可適用異議？

Facebook案：北京高院主張可在異議案件中參照此條的立法精神適用。

實(shí)體方面，構(gòu)成要件審查標(biāo)準(zhǔn)尚不明確

否

結(jié)合上表和實(shí)踐，可以總結(jié)出以下幾點(diǎn)：

1.現(xiàn)有法律對(duì)于“惡意”是否可以單獨(dú)作為異議無(wú)效的法律依據(jù)尚不明確。商標(biāo)局、商評(píng)委和法院對(duì)第7、10.1.7和44條在適用范圍和審查標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。

2.目前很多涉及惡意搶注的案件，除非引證標(biāo)在中國(guó)馳名或者異議人/撤銷(xiāo)人與搶注人有商業(yè)往來(lái)關(guān)系，否則很難阻止惡意搶注的商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)。異議人/撤銷(xiāo)人舉證責(zé)任過(guò)重。

3.現(xiàn)有法律框架下與“惡意搶注”最貼近的是第44條。因?yàn)榈?4條“已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的，由商標(biāo)局宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效；其他單位或者個(gè)人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效”中的“以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段”可以被解釋為包含常見(jiàn)的惡意搶注情形，且該條的適用要件不要求商品/服務(wù)類(lèi)似或引證商標(biāo)在先使用甚至馳名。

Facebook案例

2016年北京市高級(jí)人民法院對(duì)劉紅群與菲絲博克公司商標(biāo)異議復(fù)審行政糾紛上訴案作出判決，認(rèn)定劉紅群在第32類(lèi)“果汁飲料（飲料）、冰（飲料）、蔬菜汁（飲料）”等商品上申請(qǐng)的第9081730號(hào)“face book”商標(biāo)（被異議商標(biāo)）不應(yīng)予以核準(zhǔn)。

該案判決書(shū)中對(duì)老商標(biāo)法第41條（即新法44條）的適用范圍進(jìn)行的說(shuō)明頗有亮點(diǎn)（以下引自判決書(shū)原文）：

“該項(xiàng)規(guī)定的立法精神在于貫徹公序良俗原則，維護(hù)良好的商標(biāo)注冊(cè)、管理秩序，營(yíng)造良好的商標(biāo)市場(chǎng)環(huán)境。根據(jù)該項(xiàng)規(guī)定的文義，其只能適用于已注冊(cè)商標(biāo)的撤銷(xiāo)程序，而不適用于商標(biāo)申請(qǐng)審查及核準(zhǔn)程序。但是，對(duì)于在商標(biāo)申請(qǐng)審查及核準(zhǔn)程序中發(fā)現(xiàn)的以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的行為，若不予制止，等到商標(biāo)注冊(cè)程序完成后再啟動(dòng)撤銷(xiāo)程序予以規(guī)制，顯然不利于及時(shí)制止前述不正當(dāng)注冊(cè)行為。因此，前述立法精神應(yīng)當(dāng)貫穿于商標(biāo)申請(qǐng)審查、核準(zhǔn)及撤銷(xiāo)程序的始終。商標(biāo)局、商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)及法院在商標(biāo)申請(qǐng)審查、核準(zhǔn)及相應(yīng)訴訟程序中，若發(fā)現(xiàn)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的，可以參照前述規(guī)定，制止不正當(dāng)?shù)纳虡?biāo)申請(qǐng)注冊(cè)行為。當(dāng)然，此種情形只應(yīng)適用于無(wú)其他法律規(guī)定可用于規(guī)制前述不正當(dāng)商標(biāo)注冊(cè)行為的情形。”

“本案中，劉紅群在多個(gè)商品類(lèi)別上申請(qǐng)注冊(cè)了‘ “facebook”商標(biāo)，還在第29類(lèi)商品上注冊(cè)過(guò)“黑人”、“壹加壹”等商標(biāo)。劉紅群的前述系列商標(biāo)注冊(cè)行為具有明顯的復(fù)制、抄襲他人高知名度商標(biāo)的故意，擾亂了正常的商標(biāo)注冊(cè)管理秩序，有損于公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序，違反了公序良俗原則。同時(shí)，中國(guó)采取商標(biāo)注冊(cè)制度，按照先申請(qǐng)?jiān)瓌t對(duì)商標(biāo)是否準(zhǔn)予注冊(cè)予以審查，但是商標(biāo)本身的價(jià)值應(yīng)當(dāng)是區(qū)分商品及服務(wù)來(lái)源的標(biāo)志，商標(biāo)的注冊(cè)應(yīng)當(dāng)是以具有使用的意圖為前提，從而才能發(fā)揮商標(biāo)的本身價(jià)值。若申請(qǐng)人以囤積商標(biāo)進(jìn)而通過(guò)轉(zhuǎn)讓等方式牟取商業(yè)利益為目的，大量申請(qǐng)注冊(cè)他人具有較高知名度的商標(biāo)，顯然違背了商標(biāo)的內(nèi)在價(jià)值，亦將影響商標(biāo)的正常注冊(cè)秩序，甚至有礙于商品經(jīng)濟(jì)中誠(chéng)實(shí)守信的經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行正常經(jīng)營(yíng)，故該種旨在大量搶注、擾亂正常的商標(biāo)注冊(cè)管理秩序的行為應(yīng)當(dāng)予以制止。參照商標(biāo)法第四十一條第一款關(guān)于禁止以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊(cè)的立法精抻，本案被異議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)不應(yīng)予以核準(zhǔn)?！?/p>

Facebook案的最終結(jié)果是保護(hù)了在中國(guó)既無(wú)注冊(cè)也無(wú)使用但在國(guó)外馳名的商標(biāo)，但是認(rèn)定惡意所依據(jù)的事實(shí)是劉紅群本人還注冊(cè)過(guò)其他商標(biāo)（“黑人”、“壹加壹”等）。那么如果其僅僅搶注了“facebook”這一枚商標(biāo)，或者以他人的名義搶注不同商標(biāo)，是否就無(wú)從適用第44條了？在釋義上似乎是如此。學(xué)界和實(shí)務(wù)界大多主張都接受本條所述的“其他不正當(dāng)手段”包括“非以使用為目的的大量或者多次注冊(cè)商標(biāo)的行為”，在判斷中參考注冊(cè)商標(biāo)的數(shù)量、來(lái)源及商標(biāo)注冊(cè)后的行為等，但嚴(yán)格的適用條件也局限了該條的適用范圍，給惡意搶注人留下了規(guī)避余地。

近年來(lái)，惡意搶注的情形愈加嚴(yán)重，根據(jù)國(guó)家工商總局2014年的通報(bào)，2013年我國(guó)商標(biāo)惡意搶注案件共1826件，同比增長(zhǎng)127.4%，其中在關(guān)聯(lián)商品或服務(wù)上搶注他人具有一定知名度商標(biāo)行為的案件占40%（這僅僅包括最終被裁定構(gòu)成惡意搶注的，其他由于“證據(jù)不充分”未被支持的案子顯然更多）。媒體屢屢曝光國(guó)外著名商標(biāo)在國(guó)內(nèi)遭搶注，最終不得不花重金買(mǎi)回自己的商標(biāo)，使得國(guó)際社會(huì)對(duì)我國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的批評(píng)頗多。筆者認(rèn)為，這一社會(huì)現(xiàn)象背后的原因包括：

1.惡意搶注人成本降低：商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)成本低廉，即便被提異議或無(wú)效了也不用答辯，商標(biāo)異議裁定后異議人無(wú)權(quán)提交異議復(fù)審；

2.惡意搶注人勝訴率高：雖然很多商標(biāo)顯而易見(jiàn)屬于惡意搶注，但是由于品牌所有人作為異議人或撤銷(xiāo)人舉證責(zé)任過(guò)重或舉證困難，經(jīng)常被裁定“證據(jù)不足”；

3.惡意搶注商標(biāo)售價(jià)高：由于眾多案件的結(jié)果有利于惡意搶注人，惡意搶注人愈發(fā)有恃無(wú)恐，要求品牌所有人徹底放棄市場(chǎng)或支付巨額的商標(biāo)許可或轉(zhuǎn)讓費(fèi)用。

無(wú)怪乎，惡意搶注商標(biāo)被當(dāng)作一門(mén)低成本、低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的“好買(mǎi)賣(mài)”，這使得更多人加入到搶注商標(biāo)的隊(duì)伍中。更需重視的是，正是由于這種行為在法律上未得到有效阻止，一般公眾對(duì)該行為的評(píng)價(jià)也越愈發(fā)模糊，甚至誤認(rèn)為這是合法合理的商業(yè)活動(dòng)。

（二）美國(guó)

根據(jù)美國(guó)《商標(biāo)法案》即Lanham （Trademark） Act及其它相關(guān)法律法規(guī)，阻止惡意搶注商標(biāo)主要通過(guò)以下制度：

1.商標(biāo)注冊(cè)以“善意使用/善意使用意圖”為前提和基礎(chǔ)

申請(qǐng)人在向USPTO提交商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)，可以選擇以下三種基礎(chǔ)：實(shí)際使用、意圖使用、外國(guó)注冊(cè)。三種基礎(chǔ)都需要申請(qǐng)人在商標(biāo)注冊(cè)前在美國(guó)有實(shí)際使用或意圖使用。意圖使用聲明書(shū)中，申請(qǐng)人需要承諾：

（1）申請(qǐng)人有善意的意圖于商業(yè)中在指定商品上使用該商標(biāo)；

（2）申請(qǐng)人相信其有權(quán)利于商業(yè)中在指定商品上使用該商標(biāo)；

（3）據(jù)申請(qǐng)人所知，沒(méi)有其他個(gè)人、公司、組織或法律實(shí)體有權(quán)利于商業(yè)中在指定商品上使用與該商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)。

申請(qǐng)人一旦簽署該聲明，如果與事實(shí)不符，則構(gòu)成偽證罪，其法律后果包括：商標(biāo)可能被無(wú)效，申請(qǐng)人可能被罰款甚至坐牢。

在“AERONAUTICA MILITARE”商標(biāo)異議案（Opp. No.91197328）中，異議人Cristiano Di Thiene S.p.A.主張存在混淆可能性，并且申請(qǐng)人缺乏使用意圖。法院認(rèn)為，異議人僅在歐洲在先使用，但是并未在美國(guó)使用，所以關(guān)于混淆可能性的主張并未得到支持；但申請(qǐng)人未提供有力證據(jù)證明其使用意圖，因此該商標(biāo)被判定“缺乏必要的善意使用意圖”，予以駁回。

2.將惡意作為判斷混淆可能性和淡化的考慮因素

在“LOREAL PARIS”商標(biāo)異議案[102 USPQ2d 1434 （TTAB 2012）]中，異議人LOreal S.A.的引證商標(biāo)“LOREAL”和“LOREAL PARIS”是注冊(cè)在化妝品等商品上的，被異議商標(biāo)“LOREAL PARIS”的指定商品是蘆薈飲料。TTAB考慮到申請(qǐng)人Robert Victor Marcon曾多次基于“意圖使用（intent-to-use）”申請(qǐng)注冊(cè)與他人馳名商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)，很難構(gòu)成巧合，且申請(qǐng)人沒(méi)有提交證明其有使用該商標(biāo)的意圖和能力的證據(jù)，缺乏善意的使用意圖，判定該申請(qǐng)存在惡意，并認(rèn)為存在混淆可能性。

3.不道德或欺騙性的商標(biāo)不予注冊(cè)

根據(jù)美國(guó)《商標(biāo)法案》第2（a）條（U.S.C.第15章第1052條），以下情形的商標(biāo)應(yīng)予以駁回：商標(biāo)包含不道德、欺騙性或誹謗性的信息；或者貶低、誤導(dǎo)與在世或已去世自然人、機(jī)構(gòu)、信仰有關(guān)聯(lián)，或使其受到蔑視或名譽(yù)受損；或者是地理標(biāo)志，當(dāng)用于葡萄酒或烈酒時(shí)，表示的地域不同于產(chǎn)品來(lái)源地且申請(qǐng)人在葡萄酒或烈酒上首次使用該商標(biāo)是在WTO在美國(guó)生效一年之后。

根據(jù)美國(guó)《商標(biāo)法案》第14（3）條，撤銷(xiāo)商標(biāo)注冊(cè)的情形包括：用欺騙性或者違反本章第1054條、第1052條（a）、（b）或（c）獲得的商標(biāo)注冊(cè)。

在Persons Co. Ltd訴Christman案件中，聯(lián)邦巡回法院判決中指出：美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)人在先知曉日本公司在日本的商標(biāo)使用并將該商標(biāo)在美國(guó)申請(qǐng)，而該日本公司的商標(biāo)在美國(guó)沒(méi)有使用也沒(méi)有知名度，則該美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)人不構(gòu)成惡意，因此維持該商標(biāo)注冊(cè)。但是該判決在美國(guó)遭到眾多批判。James Carney法官指出Persons案件的結(jié)果沒(méi)有考慮現(xiàn)代國(guó)際市場(chǎng)的多元化，仍局限在以國(guó)家邊境定義地域性市場(chǎng)。支持這類(lèi)搶注國(guó)外知名品牌的行為是與公共利益（建立公開(kāi)、公平、有效的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)）相違背的。Carney法官認(rèn)為搶注人知曉他人商標(biāo)在先在國(guó)外的使用可以作為惡意的事實(shí)駁回其搶注商標(biāo)。該觀點(diǎn)也在Pan American Convention第七條中予以體現(xiàn)。

總的來(lái)說(shuō)，對(duì)于不準(zhǔn)備實(shí)際使用僅僅為了囤積商標(biāo)的惡意搶注人來(lái)說(shuō)，在美國(guó)惡意搶注商標(biāo)的難度大、風(fēng)險(xiǎn)和成本高。

（三）英國(guó)

根據(jù)英國(guó)《商標(biāo)法》及其它相關(guān)法律法規(guī)，阻止惡意搶注商標(biāo)主要通過(guò)以下制度：

1.商標(biāo)注冊(cè)以“善意使用/善意使用意圖”為前提和基礎(chǔ)

英國(guó)《商標(biāo)法》第三十二條 注冊(cè)申請(qǐng)：（3）申請(qǐng)須聲明該商標(biāo)由申請(qǐng)人或經(jīng)申請(qǐng)人同意正在使用于有關(guān)的商品或服務(wù)上，或該申請(qǐng)人有善意使用該商標(biāo)的意圖。

在實(shí)踐層面，在英國(guó)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)對(duì)使用證據(jù)的要求雖然不及美國(guó)高，但是注冊(cè)申請(qǐng)同樣也是以“善意使用/善意使用意圖”為基礎(chǔ)的。

2.“惡意”作為商標(biāo)駁回的絕對(duì)理由

英國(guó)《商標(biāo)法》第三條 不予注冊(cè)的絕對(duì)理由

（3）下列商標(biāo)不得注冊(cè)：

（a）不符合公眾政策，或有違于道德準(zhǔn)則；（b）具有欺騙性（比如商品或服務(wù)的性質(zhì)、質(zhì)量或產(chǎn)地）。

（6）出于惡意提出申請(qǐng)的、或商標(biāo)申請(qǐng)達(dá)到惡意程度的商標(biāo)不得注冊(cè)。

可見(jiàn)，英國(guó)直接在法律中明確了“惡意”作為絕對(duì)理由駁回的獨(dú)立基礎(chǔ)，無(wú)需存在其它條件（例如：混淆或誤導(dǎo)、馳名等），只要能夠證明“惡意”，就足以駁回商標(biāo)申請(qǐng)。當(dāng)然，證明“惡意”本身也不是一件容易的事情，需要結(jié)合眾多客觀事實(shí)綜合判斷，但是最終落腳點(diǎn)還是在“惡意”這一個(gè)焦點(diǎn)問(wèn)題上。

在DEMON ALE商標(biāo)異議上訴案（申請(qǐng)?zhí)枺?115233）的判決中，Geoffrey Hobbs法官指出：本案根據(jù)法案第三（6）條的異議是關(guān)于申請(qǐng)人違反了法定的要求。法案第三十二條（3）要求申請(qǐng)人真實(shí)地聲明其有善意的意圖將“DEMON ALE”作為商標(biāo)使用（本人使用或授權(quán)他人使用）在啤酒上。其注冊(cè)申請(qǐng)包含了具有該效力的聲明。但是，他并沒(méi)有此意圖也無(wú)法真實(shí)地主張其曾有此意圖。在我看來(lái)，這就足以根據(jù)第三（6）條駁回被異議商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)了。

此外，一些案例中體現(xiàn)的原則是即便當(dāng)事人沒(méi)有主張“惡意”，法官也可以依職權(quán)判定涉案商標(biāo)存在惡意（或欺詐）并據(jù)此駁回或撤銷(xiāo)該商標(biāo)。例如：Harman法官在Midland Counties Dairies Ltd訴Midland Dairies Ltd.案件判決中提到：在本案中，當(dāng)事人并未在訴求中主張欺詐的存在，原告的主要證人也并無(wú)任何將（注冊(cè)行為）歸咎于不誠(chéng)實(shí)的意圖……這種情況下，我本應(yīng)當(dāng)將這方面的考慮全部排除在外。但我認(rèn)為，法庭的裁決不應(yīng)當(dāng)被訴訟的形式或代表原告的免除（認(rèn)定為惡意的）聲明所限制，不能因此就對(duì)實(shí)際存在的欺詐視而不見(jiàn)。誠(chéng)然，欺詐并非是仿冒侵權(quán)的必要條件，但其是一個(gè)非常重要的要素，因?yàn)榉ㄍト绻J(rèn)為被告是在企圖竊取原告商譽(yù)的不誠(chéng)實(shí)動(dòng)機(jī)的驅(qū)使下使用被訴（商標(biāo)）樣式，也將敏銳地認(rèn)識(shí)到他的惡意企圖不會(huì)落空。

（四）日本

根據(jù)日本《商標(biāo)法》及其它相關(guān)法律法規(guī)，阻止惡意搶注商標(biāo)主要通過(guò)以下制度：

1.商標(biāo)注冊(cè)以“善意使用/善意使用意圖”為前提和基礎(chǔ)。

日本《商標(biāo)法》第三條（1）任何即將使用到與申請(qǐng)人商業(yè)相關(guān)的商品或服務(wù)上的商標(biāo)都是可以申請(qǐng)注冊(cè)的。

該條被視為確立了商標(biāo)申請(qǐng)需要基于使用意圖。

2.駁回條款涵蓋惡意情形。

日本《商標(biāo)法》第四條 （1）以下情形的商標(biāo)不予注冊(cè)：

（vii）容易損害社會(huì)秩序的；

（viii）包含他人肖像，或者他人名字、知名化名、職業(yè)名稱(chēng)或筆名，或者上述的知名縮寫(xiě)（除非本人同意該商標(biāo)注冊(cè)）；

（x）與他人在消費(fèi)者中馳名的商標(biāo)相同或近似，申請(qǐng)商標(biāo)指定的與其商業(yè)相關(guān)的商品或服務(wù)與該他人使用的商品或服務(wù)相同或類(lèi)似；

（xv）容易導(dǎo)致與他人商業(yè)相關(guān)的產(chǎn)品或服務(wù)混淆（除上述（x）至（xiv）中包含的情形以外的）；

（xix）與他人在日本或國(guó)外消費(fèi)者中馳名的商標(biāo)相同或近似，如果該商標(biāo)是用于不正當(dāng)目的（指為了獲取不正當(dāng)?shù)睦?、?duì)他人造成損害、或者其他不正當(dāng)?shù)哪康?，以下也適用此解釋?zhuān)ǔ鲜鰲l款中包含的情形以外的）。

雖然上述駁回條款中沒(méi)有直接提到“惡意”，但是通過(guò)“容易損害社會(huì)秩序”、“混淆”、“馳名”等表述一定程度涵蓋了惡意搶注的情形。

尤其值得注意的是：日本不僅保護(hù)在日本境內(nèi)馳名的商標(biāo)，也對(duì)國(guó)外馳名但是在日本不馳名的商標(biāo)予以馳名商標(biāo)保護(hù)，這在很大程度上有效打擊了惡意搶注，因?yàn)樵S多情形下惡意搶注的對(duì)象都是那些尚未進(jìn)入本國(guó)市場(chǎng)但是在國(guó)外已經(jīng)有較高知名度的外國(guó)品牌。

在“Office2000”商標(biāo)異議案件中，美國(guó)微軟公司于1998年6月在美國(guó)發(fā)布了即將推出的“Office2000”軟件的新聞，并于1998年11月在日本召開(kāi)發(fā)布會(huì)。日本一家從事電腦軟件開(kāi)發(fā)的公司于1998年12月在日本申請(qǐng)了“iOffice2000”商標(biāo)（指定商品：電子機(jī)器和設(shè)備等）。東京高等法院判決認(rèn)定該商標(biāo)申請(qǐng)人在申請(qǐng)日之前明知微軟公司的“Office2000”商標(biāo)，且微軟公司的“Office2000”商標(biāo)是馳名商標(biāo)（雖然在被異議商標(biāo)申請(qǐng)日之前的使用時(shí)間很短，在日本僅有一個(gè)月的使用），因此該商標(biāo)申請(qǐng)屬于日本《商標(biāo)法》第四條（1）（xix）的情形，不予注冊(cè)。

程序方面，日本商標(biāo)申請(qǐng)審查過(guò)程中，日本商標(biāo)局可以主動(dòng)駁回惡意商標(biāo)申請(qǐng)，不予公告。

四、思考與建議

1.將“惡意”作為可以駁回、異議或撤銷(xiāo)商標(biāo)的獨(dú)立基礎(chǔ)

既然從法理上可以確定“惡意”申請(qǐng)商標(biāo)是違背商標(biāo)保護(hù)的基本精神的，對(duì)公共利益和在先私權(quán)都有諸多弊端，應(yīng)當(dāng)把“惡意”作為禁止注冊(cè)和使用的絕對(duì)理由情形之一，如此較之其他表述方式（例如“不正當(dāng)手段”、“不良影響”、“誠(chéng)實(shí)信用原則”、“容易損害社會(huì)秩序”等）能更準(zhǔn)確完整地表達(dá)出本質(zhì)，也更容易落地執(zhí)行，且適用該依據(jù)的構(gòu)成要件也更加清晰（即申請(qǐng)人在申請(qǐng)商標(biāo)時(shí)具有惡意），不必受限于其他因素的制約，避免惡意搶注人輕易規(guī)避現(xiàn)行法律。至于如何證明惡意，可以在司法解釋中給出進(jìn)一步解釋?zhuān)⑼ㄟ^(guò)判例逐步總結(jié)完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

2.在本國(guó)無(wú)注冊(cè)也無(wú)使用但在國(guó)外馳名的商標(biāo)，如果被惡意搶注，是否應(yīng)當(dāng)予以阻止？

我國(guó)《商標(biāo)法》第32條規(guī)定，“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)……不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)?！钡罡咴骸蛾P(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》對(duì)于“使用”的概念做出了必須為“在中國(guó)境內(nèi)實(shí)際使用”的限制性規(guī)定，從而使此類(lèi)商標(biāo)即使遭到搶注，也無(wú)法在我國(guó)尋求救濟(jì)。

筆者認(rèn)為，這其實(shí)是法律體現(xiàn)何種價(jià)值觀的問(wèn)題。法律選擇容忍“惡意”的價(jià)值觀或否在世界各國(guó)內(nèi)均有表現(xiàn)。但無(wú)疑，如果容忍惡意搶注國(guó)外馳名商標(biāo)在本國(guó)合法化，從表面上看是幫助了本國(guó)企業(yè)獲得了眼前利益，實(shí)則種下了有毒的種子，因?yàn)楫?dāng)本國(guó)企業(yè)通過(guò)惡意搶注比正常經(jīng)營(yíng)更快地獲得更多的利益且不受任何懲罰時(shí)，這種“溺愛(ài)”式的法律就是在引導(dǎo)激勵(lì)更多人惡意抄襲，背離了誠(chéng)信原則，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看反而有害于市場(chǎng)的健康發(fā)展。

如果選擇不容忍“惡意”，不論引證商標(biāo)是否在中國(guó)有注冊(cè)和使用，只要搶注人存在惡意（基于各種客觀證據(jù)推斷），該商標(biāo)就應(yīng)當(dāng)被駁回或撤銷(xiāo)，這樣做在表面上是將利益的天平傾向了國(guó)外企業(yè)，但實(shí)則糾正了本國(guó)企業(yè)的不良商業(yè)作風(fēng)，樹(shù)立誠(chéng)信為王的市場(chǎng)風(fēng)氣，更有利于鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新而不是抄襲，通過(guò)提高經(jīng)營(yíng)實(shí)力踏踏實(shí)實(shí)地積累品牌口碑而非投機(jī)和竊取他人的商譽(yù)。

例如，在加拿大的Orkin Exterminating Co. v. Pestco Co. of Canada案中，Morden法官就認(rèn)為，加拿大人到境外（美國(guó)）居住和訪問(wèn)將導(dǎo)致公眾對(duì)于在美國(guó)注冊(cè)在先的系爭(zhēng)商標(biāo)的認(rèn)知，從而使得該商標(biāo)獲得超越管轄權(quán)范圍的商譽(yù)，而在加拿大境內(nèi)亦應(yīng)得到保護(hù)；并在判決中強(qiáng)調(diào)了“惡意”應(yīng)被作為調(diào)整利益沖突時(shí)的重要考慮因素。

3.缺席裁決（Default Judgment）

商標(biāo)異議/撤銷(xiāo)程序中的缺席裁決，是指被異議/撤銷(xiāo)商標(biāo)的申請(qǐng)人/注冊(cè)人如果未針對(duì)異議/撤銷(xiāo)進(jìn)行答辯，則直接裁定支持異議人/撤銷(xiāo)人的主張，駁回/撤銷(xiāo)該商標(biāo)。

根據(jù)國(guó)際商標(biāo)協(xié)會(huì)（INTA）維權(quán)委員會(huì)下屬的異議與撤銷(xiāo)子委員會(huì)于2013年制作的《報(bào)告與建議：第三方異議和撤銷(xiāo)程序中的缺席裁決》以及其他相關(guān)資料，在商標(biāo)異議中適用缺席裁決的國(guó)家/地區(qū)包括美國(guó)、加拿大、英國(guó)、澳大利亞、新西蘭、比荷盧、印度、新加坡、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、波蘭、中國(guó)香港等；在商標(biāo)撤銷(xiāo)中適用缺席裁決的國(guó)家/地區(qū)包括美國(guó)、英國(guó)、日本、瑞典、印度尼西亞、比荷盧等。

缺席裁決對(duì)于加快審查速度、節(jié)約行政資源、遏制惡意搶注有較明顯的幫助，尤其在商標(biāo)異議程序中，作為商標(biāo)申請(qǐng)人，既然提交了注冊(cè)申請(qǐng)，就應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)過(guò)程中積極參與，如果不答辯可視為對(duì)權(quán)利的放棄。雖然也存在異議人惡意提異議的可能性，但是由于提交異議的成本遠(yuǎn)大于提交申請(qǐng)的成本，現(xiàn)實(shí)情況是惡意搶注商標(biāo)比惡意異議的數(shù)量大得多。因此，在異議程序中適用缺席裁決是比較合理的。

4.舉證責(zé)任的平衡

由于上述缺席裁決是否適用通常是在本國(guó)商標(biāo)法或其他相關(guān)法律中規(guī)定的，想要改變就涉及修法，而在任何國(guó)家，修法都是一個(gè)漫長(zhǎng)且復(fù)雜的過(guò)程，且短期難以應(yīng)用到具體案件中。在法律尚未采納缺席裁決的情況下，審查機(jī)關(guān)可以在平衡舉證責(zé)任時(shí)考慮商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人是否答辯這個(gè)事實(shí)，如果沒(méi)有答辯，就相應(yīng)降低異議人/撤銷(xiāo)人的舉證責(zé)任，例如依據(jù)初步證據(jù)予以認(rèn)定。如此既符合公平的原則，也有利于敦促申請(qǐng)人/注冊(cè)人參與答辯，并遏制惡意搶注行為。

異議人/撤銷(xiāo)人的引證商標(biāo)的在先使用及知名度情況可以作為推斷商標(biāo)申請(qǐng)人惡意的證據(jù)，但不作為必要證據(jù)。如果有其他事實(shí)證明申請(qǐng)人在申請(qǐng)?jiān)撋虡?biāo)時(shí)有可能明知或應(yīng)知該商標(biāo)屬于其他經(jīng)營(yíng)者，也可以判定該申請(qǐng)不符合善意/誠(chéng)實(shí)信用原則，構(gòu)成惡意。

由于異議和無(wú)效案件的最終結(jié)果僅僅針對(duì)涉案商標(biāo)是否予以注冊(cè)的問(wèn)題，和民事侵權(quán)案件相比，案件結(jié)果的影響力較輕。因此，在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)程序中，對(duì)異議人/撤銷(xiāo)人的證據(jù)充分性的要求標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)?shù)陀诿袷虑謾?quán)訴訟程序中對(duì)原告要求的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。

5.建立“黑名單”

為了更有效地打擊惡意搶注，商標(biāo)主管機(jī)關(guān)可以考慮建立誠(chéng)信平臺(tái)，尤其是惡意搶注人的“黑名單”，記錄所有生效裁定中被認(rèn)定構(gòu)成惡意的申請(qǐng)人和代理機(jī)構(gòu)，并且記錄被認(rèn)定構(gòu)成惡意的次數(shù)。如果某個(gè)異議案件中的被異議人屬于“黑名單”，則可以視情況減輕異議人關(guān)于主張被異議商標(biāo)申請(qǐng)構(gòu)成惡意的舉證責(zé)任，從而真正體現(xiàn)誠(chéng)實(shí)信用原則的力量。

采用“黑名單”并不違背個(gè)案審理原則，而是將當(dāng)事人過(guò)去案件中的行為作為客觀事實(shí)的一部分，結(jié)合當(dāng)前案件的其他事實(shí)綜合參考并評(píng)價(jià)。每個(gè)人都應(yīng)當(dāng)對(duì)自己過(guò)去的行為負(fù)責(zé)，法律應(yīng)當(dāng)使那些違背誠(chéng)信原則的人實(shí)際承擔(dān)更嚴(yán)重的不利后果。

五、結(jié)語(yǔ)

惡意搶注商標(biāo)是一個(gè)國(guó)際性的問(wèn)題，不僅僅因?yàn)樵擃?lèi)案件對(duì)國(guó)際貿(mào)易有負(fù)面影響，也因?yàn)椤皭阂狻边@個(gè)詞是商標(biāo)領(lǐng)域中少數(shù)幾個(gè)尚未在國(guó)際上有任何明確定義卻被各國(guó)法院和審查機(jī)關(guān)頻繁使用的概念。筆者希望借此文拋磚引玉，為立法者和司法者提供一些參考。

雖然各國(guó)目前均未對(duì)惡意搶注商標(biāo)做出完整明確的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，但是各國(guó)在程序和實(shí)體法方面采取的一些有效措施以及適用原則值得彼此借鑒和學(xué)習(xí)。我國(guó)亦應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步加強(qiáng)抑制惡意搶注的立法和司法實(shí)踐，逐步確立完善的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和明確的法律后果，為商標(biāo)識(shí)別作用的有效發(fā)揮和健康有序的市場(chǎng)發(fā)展保駕護(hù)航。（截稿于2016年11月）