酒向飛+李慧

關鍵詞 337調查 專利分析 應對策略

337調查是指美國國際貿易委員會（ITC）對進口貿易中的不公平行為發(fā)起的調查。所謂“不公平行為”主要指侵犯美國知識產權的行為。在美國擁有知識產權的企業(yè)或自然人只要認為出口美國的產品侵犯了其知識產權，并能夠證明該企業(yè)或自然人已經或準備在美國國內形成相應產業(yè)，即可針對該產品向ITC提起337調查申請并請求采取制裁措施，隨后經過立案、被告應訴、聽證前會議、取證、聽證會、行政法官初裁、委員會復議并終裁、總統(tǒng)審議等程序而得出最終結論，或通過雙方和解、原告撤訴等方式結案。337調查有發(fā)起條件低、調查時限短的特點。根據(jù)美國法律規(guī)定，337調查可采取的制裁措施包括排除令、禁止令、扣押和沒收令等。排除令包括有限排除令和普遍排除令，分別指禁止列名被告企業(yè)的侵權產品進入美國市場和不分來源地禁止所有同類侵權產品進入美國市場。禁止令包括禁止侵權產品在美國市場的銷售、庫存、廣告宣傳以及聘用代理商、分銷商的行為?？梢?，企業(yè)如果在337調查中敗訴將會對相關產品在美國的市場產生嚴重影響。

近年來，我國已成為美國337調查的主要對象，嚴重影響了我國的產品出口貿易。以2011年1月1日至2015年12月31日的六年為例，337調查共立案244件，其中涉及中國的案件達85起，占該期間立案總數(shù)的34 8%。通過初步研究可以看出涉華337案件的行業(yè)分布（見圖1）及知識產權類型分布（見圖2）。

從行業(yè)分布來看，涉華的337案件的調查范圍廣泛涉及電子、輕工業(yè)、機械、化工、醫(yī)藥等多個行業(yè)，其中尤以電子行業(yè)、輕工業(yè)行業(yè)、機械行業(yè)為337調查的高風險行業(yè)。

從知識產權類型分布來看，涉華的337案件中，高達84%的案件涉及的知識產權類型為專利，可見，侵犯美國專利權是發(fā)起337調查的主要原因。

因此，為預防被競爭對手提起337調查，或為了在調查中取得對己方有利的結果，我國企業(yè)必須重視出口產品在美國的相關知識產權的檢索和分析，尤其要重視對相關專利的檢索和分析。為了預防遭遇337調查，企業(yè)在產品立項開發(fā)、生產及出口階段需要開展專利檢索分析：為了避免不利的337調查結果，企業(yè)在被提起337調查訴訟時也需要開展專利檢索分析。而不同階段所采用的知識產權檢索分析的策略也有所不同。本文分析和總結了企業(yè)在預防或應對337調查時各階段應采取的專利分析策略，希望借此幫助企業(yè)避免引起337調查，或在337調查中贏得有利局面，期望為其他類型的知識產權分析策略提供參考

一、預防及應對337調查不同階段的專利分析策略

1.預防337調查——產品立項開發(fā)階段的專利分析策略

大多數(shù)337調查中，原告都主張被告的產品侵犯了自己的知識產權，尤其是專利權，因此，在出口產品進行立項、開發(fā)的過程中，及時進行相關的專利檢索分析工作，對于預防337調查有著重要的意義。337調查中涉及我國企業(yè)生產的產品可分為兩類：一種為我國企業(yè)自行開發(fā)研制的產品，另一種為我國企業(yè)受外方委托加工的產品。針對這兩種產品，需采用不同的專利分析策略進行應對。

對于我國企業(yè)自行開發(fā)研制的產品，在其立項階段開展專利分析檢索，對于預防產品侵權風險來說是最佳時機。主要原因在于立項階段產品的最終設計方案尚未成形，此時對于與產品相關的專利進行調查可以幫助技術人員了解到全面的技術信息，從開始就意識到哪些設計方向的風險高、哪些競爭對手的專利布局有成脅，從而及時對設計方向進行調整。同時，也能夠幫助己方技術人員獲取全面的技術信息，掌握技術動向，為技術設計提供支撐。具體來說，此階段的知識產權檢索策略應包括以下方面。

首先，應進行與開發(fā)草案及產品設計方向相關的檢索。立項階段產品僅有產品功能以及初步設計等構想和輪廓，缺少明確的技術方案和出口產品的細節(jié)信息，因而知識產權的檢索分析的工作難以針對具體的技術方案進行。針對這種情況，在檢索分析時注意要擴大檢索范圍，檢索和分析擬開發(fā)產品的相關知識產權布局狀況。具體而言，可將待開發(fā)產品的設計草案進行技術分解，將其拆分為若干技術主題，再分別針對各技術主題進行檢索和分析。分析結果主要從兩方面進行：一方面從風險預防的角度而言，對于可能相關的專利的保護范圍進行分析，評估未來技術方案可能遇到的專利風險；另一方面，考慮到對于技術人員的支撐作用，從與草案相關的專利中提煉出技術發(fā)展動向信息，供技術人員借鑒以啟發(fā)技術人員的靈感。

其次，應進行可能對己方提起337調查的競爭對手信息的檢索，分析競爭對手在該類產品及其組成部件、制備方法和應用領域內知識產權布局情況。競爭對手既可以是企業(yè)在市場實踐中知悉的競爭對手，也可以是在進行與開發(fā)草案以及產品設計方向相關的檢索中發(fā)現(xiàn)的競爭對手。關于競爭對手的檢索，需注意以下幾點：（1）在檢索中不僅要關注競爭對手的專利布局，也要注意分析競爭對手對專利的掩護，例如將其專利的申請人或專利權人設定為其子公司、控股公司、分部等，因此要檢索所有與競爭對手關系密切的公司的專利狀況；（2）某些競爭對手公司，尤其是中小型公司會將與公司密切相關的個人作為專利權人進行專利布局，例如該公司的所有者或初創(chuàng)者，因而在檢索時也要對該公司的密切關系人作為發(fā)明人或專利權人進行檢索；（3）要注意競爭對手名稱的變化，例如曾用名、不同的翻譯名稱等，對其可能出現(xiàn)的各種名稱進行全面的檢索。

另外，隨著產品研究和開發(fā)的進行，需對檢索結果不斷進行跟蹤、監(jiān)控和更新，這是因為：（1）按照美國現(xiàn)行專利法，專利申請自申請日或優(yōu)先權日起18個月才公開，如果檢索是在專利的公開日前進行而未及時跟蹤和更新，有可能導致檢索結果不全面；（2）競爭對手可能會在進行檢索之后申請專利；（3）前次檢索中相關的專利申請的法律狀態(tài)可能發(fā)生變化，例如被駁回或授權，需要根據(jù)該法律狀態(tài)的變化采取不同的應對措施。

在進行全面的專利分析工作的基礎上，確定高相關專利的保護范圍，并提示技術人員在技術開發(fā)時采用規(guī)避設計，繞開現(xiàn)有專利的保護范圍，避免落入專利陷阱而使得產品被提起337調查。對于無法繞開的核心專利，應及早制定應對策略，包括對其進行無效、通過談判獲得專利權的許可或轉讓、或者獲得其它可談判的籌碼等。同時，在產品開發(fā)的過程中，己方要注意及時在美國進行知識產權布局。

對于我國企業(yè)受外方委托加工產品的情形，例如受美國進口商、分銷商等企業(yè)委托，以加工貿易方式進行貼牌生產的產品，需要對委托方指定或提供的技術進行檢索和分析，以核實其是否有可能引起知識產權糾紛，并在和委托方簽訂委托合同的時就明確雙方的知識產權權利義務關系。

2.預防337調查——產品生產和出口前的專利分析策略

在生產和出口前的階段，產品所采用的具體技術方案已非常具體明確。為了預防該產品被提起337調查，在該階段應針對該具體的技術方案進行侵權檢索，仔細對比待出口產品的具體技術方案和美國專利或專利申請中技術方案的區(qū)別，并分析這些區(qū)別是否具有非顯而易見性，從而評估該產品侵權風險的程度。

如果發(fā)現(xiàn)侵權風險高的美國專利，首先應確定該專利的權利狀態(tài)，包括已授權、審查中、已駁回等，并根據(jù)不同的權利狀態(tài)采取不同的應對措施。

（1）對于已授權的專利，需核實其實際的保護范圍。通過USPTO PAIR系統(tǒng)進行法律狀態(tài)和審查過程文件查詢，以確定涉嫌侵權專利是否存在權利瑕疵，包括涉嫌侵權專利的法律狀態(tài)、繳費情況及計算其專利保護期（考慮其官方延誤、申請人延誤以及Terminal Disclaimer等情況）；同時應注意涉嫌侵權專利在授權后是否有保護范圍的變動，例如由授權后提起的再頒程序、禁止反悔原則等使權利要求的保護范圍發(fā)生變化，由此確定專利實際的保護范圍：針對這些專利有效的保護范圍進行無效證據(jù)檢索（美國授權后的復審程序即類似于我國的無效程序），根據(jù)檢索結果評估能否利用美國專利體系中的專利授權后程序對該專利進行無效。

具體的授權后程序包括單方復審（exparte reexamination，EPR）、多方復審（inter partes renew，IPR）、授權后復審程序（post grant review，PGR）。，可根據(jù)無效檢索得出的無效證據(jù)以及擬無效專利的授權情況選擇無效的提出方式：EPR的費用低，證據(jù)僅限于在先專利和公開出版物，復審理由僅限于新穎性和創(chuàng)造性，由于請求人在提交復審請求后不再參與后續(xù)相關程序，因此當無效證據(jù)說服力較強時可使用：IPR由請求人和權利人全程參與，其理由和證據(jù)限制與EPR相同，須在專利授權的9個月后或PGR中止后才能啟動；PGR也由請求人和權利人全程參與，允許提出任何專利法上可以提出的專利復審理由，須在專利授權后9個月內提出。

（2）對于處于懸而未決狀態(tài)的專利，包括對于處于申請階段、審查中以及被駁回但申請人仍保留申訴權利的專利申請，需要根據(jù)審查過程文件判斷授權的可能性。尤其是被駁回的專利，需特別關注申請人的后續(xù)處理方式，包括繼續(xù)審查請求（Request for Continued Examination，RCE）、繼續(xù)申請（Continuing Application，CA）和部分繼續(xù)申請（Continuing-in-part Application，CIP）、上訴（Appeal），以及專利申請是否有分案申請（Divisional Application，DA）及其法律狀態(tài)。由于這些后續(xù)處理方式有可能使申請人最終獲得專利權，因而對于該狀態(tài)的專利申請，仍然要關注己方產品是否有潛在的侵權風險。對于懸而未決狀態(tài)的申請的專利分析策略應針對目前請求的權利要求，進行類似于專利實質審查過程中的對影響新穎性或創(chuàng)造性的對比文件的檢索。如果檢索到有說服力的證據(jù)，應及時提出以第三方的身份向USPTO提出信息披露聲明（Information Disclosure Statement，IDS），盡可能阻止該專利申請被授權，以降低己方被提起337調查的可能性。由于美國專利制度的特殊性，以第三方身份向USPTO提出IDS時，要注意以下幾點：①第三方提交的IDS應為有相關性的專利、已公開的專利申請或其他出版物，且需為書面證據(jù)：②提交時間應在授權通知書發(fā)出之前，或專利申請公開6個月后，或首次駁回日期之后：③如果IDs的語言為非英語，應提供英語的翻譯文本。④應提交所提交IDS和專利申請之間的相關性的簡要解釋。具體要求可參見35 U.S.C.122（e）以及MPEP§1134.01的規(guī)定。

需注意的是，對于已授權專利或者處于懸而未決狀態(tài)的專利，在出口前及出口階段需要持續(xù)追蹤并及時更新檢索結果，因為專利權人為了達到限制競爭對手的目的，可能會根據(jù)競爭對手的產品設計情況通過再頒程序或RCE等方式對權利要求保護范圍進行調整或者以CA、CIP方式提出具有不同權利要求保護范圍的新申請以覆蓋侵權產品。

進行無效證據(jù)檢索時，要重點調研在相關技術領域較為先進的國家，例如電學領域需重點關注日韓等國。并注意不同的授權后程序對證據(jù)形式的要求。如果通過檢索后發(fā)現(xiàn)很難通過無效或提交IDs的方式避免可能的高侵權風險，則繼續(xù)將產品出口美國時應考慮通過專利許可、轉讓等方式獲得授權或通過談判進行合作，以避免被提起337調查。

如果通過檢索和分析后發(fā)現(xiàn)侵權風險較低的專利，為了防止競爭對手以此作為貿易競爭的手段而提起337調查，己方應在產品出口前及早檢索和準備產品不侵權的證據(jù)，例如委托律師出具出口產品不侵權的法律意見書，避免在337中被認定為故意侵權。

3.應對337調查——被提起337調查時的專利分析策略

與上一階段針對高風險專利進行檢索不同，當原告提起337調查時，會明確告知己方產品所侵犯的專利，因此，本階段在檢索不侵權抗辯證據(jù)以及無效證據(jù)時所針對的對象更具體，所采用的專利檢索分析策略也應相應進行調整。檢索分析的結果結合其他方面的考慮，確定己方應該采用的應對策略，是積極應訴，還是談判和解。

首先，確認涉嫌侵權專利的法律狀態(tài)，確定權利要求實際的保護范圍，具體的確認方式參見上節(jié)介紹。

其次，針對這些權利要求實際的保護范圍進行不侵權抗辯證據(jù)的檢索。仔細比對被控侵權的產品和涉嫌侵權專利之間的差異，嘗試通過檢索提供支持證據(jù)證明二者并不等同，或者二者的差異是非顯而易見的，以此來證明出口產品并不侵權。同時，由于專利授權過程中的不正當行為（inequitable conduct）也是不侵權抗辯理由的一種，因此也需關注涉嫌侵權專利的是否存在不正當行為，即在專利審查期間，若其故意誤導或欺騙專利審查員，未向美國專利商標局披露重要信息，或嚴重失實的信息的行為。如果不正當行為成立，涉案專利所有的權利要求將不可執(zhí)行，權利人將失去整個專利。因此，可嘗試通過檢索專利權人是否存在這樣的行為判斷是否有足夠的證據(jù)提出不侵權的抗辯理由。例如，專利權人“本應知道”的對能否授予專利具有重要意義未披露的信息，與涉案專利相關的外國專利申請在審查的過程中的文件信息等。

再次，針對實際的保護范圍進行無效證據(jù)的檢索分析。具體檢索方式可參見上節(jié)介紹。

最后，在檢索分析結果的基礎上做出對己方最有利的應訴策略。例如若檢索到充分的不侵權證據(jù)或有力的無效證據(jù)，則可采用積極應訴或者采用具有主動權的談判方式應對調查，若無法檢索到合適的證據(jù)，或證據(jù)的說服力不強，則應考慮談判和解等方式進行應對。

另外，進行與應訴策略相關的檢索和分析時，除了常規(guī)的應訴方式之外，為了提高勝訴的可能性或增加談判的籌碼，還可以考慮采用如下的方法與策略：（1）檢索美國曾就相似爭議做出的對己方有利的法院判例或337調查案例；（2）檢索和分析原告在美國之外的其他國家或地區(qū)的知識產權情況，并在這些國家或地區(qū)針對原告提起訴訟；（3）針對原告的其他產品進行專利檢索找出能夠覆蓋原告其他產品的專利，并通過購買這些專利來作為與原告談判的籌碼。

二、結語

近年來，隨著我國企業(yè)對知識產權的運用能力和保護意識的不斷提升，盡管中國企業(yè)面對337調查比之前更加從容一些，但由于我國企業(yè)目前在美國的知識產權保護狀況仍然不能與中美貿易的規(guī)模相匹配，預計今后我國企業(yè)仍會因知識產權糾紛而頻繁遭受337調查。

預防337調查或在337調查中取得有利結果的前提是事先對相關知識產權的狀況有深入了解。我國企業(yè)應重視知識產權分析工作，在產品出口各階段中采取側重點不同的專利分析策略，通過自身應對能力的提高或者與知識產權中介機構合作來完成高質量的專利檢索分析工作。