章侃銥

針對(duì)美國(guó)審查意見(jiàn)中有關(guān)保護(hù)客體問(wèn)題的答 復(fù) 思 路

章侃銥★

自2014年美國(guó)聯(lián)邦最高院針對(duì)Alice一案作出判決以來(lái)，保護(hù)客體在美國(guó)專利商標(biāo)局下發(fā)的審查意見(jiàn)中變成常見(jiàn)的問(wèn)題之一，尤其針對(duì)涉及計(jì)算機(jī)程序類的發(fā)明專利申請(qǐng)情況更甚。本文從美國(guó)專利商標(biāo)局公布的審查指南出發(fā)，基于作者近一年來(lái)答復(fù)審查意見(jiàn)的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，試圖歸納出一套答復(fù)保護(hù)客體問(wèn)題的可行思路。

第101條 美國(guó)專利法 保護(hù)客體 抽象思維

一、引 言

作為2014年美國(guó)聯(lián)邦最高法院作出的最重要判決之一，Alice Corp.v.CLS Bank International一案的影響延續(xù)至今。在Alice一案中，聯(lián)邦最高法院就如何確定一項(xiàng)專利的保護(hù)客體是否適格給出了有法律意義的判斷標(biāo)準(zhǔn)和步驟。應(yīng)用該案的標(biāo)準(zhǔn)，有越來(lái)越多涉及商業(yè)方法的軟件專利被各級(jí)法院以不符合美國(guó)專利法第101條為由無(wú)效，甚至連同所有計(jì)算機(jī)軟件類的專利授權(quán)和實(shí)施前景都十分不明朗。受到美國(guó)司法制度的關(guān)聯(lián)設(shè)置影響，Alice一案的判決同時(shí)適用于美國(guó)專利商標(biāo)局（USPTO）的專利審查過(guò)程。因而導(dǎo)致了專利代理人近年收到的美國(guó)審查意見(jiàn)中關(guān)于美國(guó)專利法101條的保護(hù)客體問(wèn)題越來(lái)越普遍。筆者試圖結(jié)合自己的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)就如何答復(fù)涉及保護(hù)客體問(wèn)題的審查意見(jiàn)給出一些參考意見(jiàn)。

二、保護(hù)客體問(wèn)題的審查簡(jiǎn)介

在準(zhǔn)備有針對(duì)性的答復(fù)之前，有必要先簡(jiǎn)單了解一下關(guān)于美國(guó)專利法第101條的審查意見(jiàn)是如何產(chǎn)生的。根據(jù)USTPO公布的《2014年有關(guān)保護(hù)客體適格性的臨時(shí)指南》（以下簡(jiǎn)稱“臨時(shí)指南”），審查員針對(duì)一項(xiàng)方法或產(chǎn)品權(quán)利要求進(jìn)行的保護(hù)客體適格性測(cè)試可概括成圖1中的步驟。

同時(shí)，上述臨時(shí)指南中還明確規(guī)定：①在評(píng)價(jià)一個(gè)權(quán)利要求的專利性之前，要按最寬泛的合理解釋來(lái)理解權(quán)利要求，并且在評(píng)價(jià)專利性時(shí)要將權(quán)利要求視為一個(gè)整體；②基于高效審查的要求，在判斷保護(hù)客體適格性的同時(shí)，要結(jié)合其他所有專利性要求（例如新穎性和創(chuàng)造性等）對(duì)全部權(quán)利要求進(jìn)行充分審查。

得益于USPTO在臨時(shí)指南中公布的詳細(xì)審查標(biāo)準(zhǔn)和判斷步驟、甚至包括示例，這些材料同時(shí)給專利代理人答復(fù)有關(guān)保護(hù)客體的審查意見(jiàn)也給出了可以參考的方向。

圖1 方法或產(chǎn)品權(quán)利要求的保護(hù)客體適格性測(cè)試步驟（譯自USPTO官網(wǎng)）

三、保護(hù)客體問(wèn)題的答復(fù)思路

1.爭(zhēng)辯權(quán)利要求方案不屬于抽象思維

由于上述臨時(shí)指南給出的概括圖1的步驟1是針對(duì)那些保護(hù)主題明顯不符合授權(quán)客體的權(quán)利要求，因此一般而言，針對(duì)美國(guó)專利法第101條審查意見(jiàn)的答復(fù)可以直接從步驟2A開(kāi)始。以審查員針對(duì)方法權(quán)項(xiàng)的常見(jiàn)起始語(yǔ)句：“該/所有權(quán)利要求僅涉及一種在通用計(jì)算機(jī)上執(zhí)行的算法/數(shù)學(xué)關(guān)系/公式……其可由人的思維活動(dòng)來(lái)進(jìn)行處理……屬于不予專利保護(hù)的抽象思維”為例，可考慮從以下方面展開(kāi)答復(fù)。

首先，根據(jù)權(quán)利要求的實(shí)際記載情況，可以爭(zhēng)辯當(dāng)前權(quán)利要求中并沒(méi)有記載臨時(shí)指南中針對(duì)抽象思維列舉的一些反面示例，例如，“基本經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、組織人為活動(dòng)的特定方法、思維本身……以及數(shù)學(xué)關(guān)系/公式”等。同時(shí)，結(jié)合臨時(shí)指南中對(duì)于審查員的要求，在適用的情況下可以在答復(fù)中指出審查員僅僅是簡(jiǎn)單地?cái)嘌詸?quán)項(xiàng)涉及抽象思維，而沒(méi)有進(jìn)行詳細(xì)的理由說(shuō)明；或者僅僅是概括性地否定了所有權(quán)利要求，而沒(méi)有針對(duì)每個(gè)權(quán)利要求進(jìn)行詳細(xì)的理由說(shuō)明。

進(jìn)一步，不屬于抽象思維的具體理由還可以包括當(dāng)前權(quán)利要求并沒(méi)有造成壟斷或獨(dú)占任何思維活動(dòng)的威脅，這一理由的陳述通?？梢耘c權(quán)利要求的應(yīng)用場(chǎng)景相結(jié)合。以請(qǐng)求保護(hù)一種基于特定參數(shù)計(jì)算結(jié)果從多個(gè)電子地圖中選擇一個(gè)最佳匹配電子地圖的權(quán)利要求為例，即使認(rèn)為審查員關(guān)于其中計(jì)算部分屬于抽象思維的斷言是正確的（答復(fù)中要注明申請(qǐng)人對(duì)此并不承認(rèn)），但這部分計(jì)算還可以被使用在不涉及電子地圖的應(yīng)用當(dāng)中；況且，即使是在電子地圖的特定應(yīng)用中，這部分計(jì)算也可以在不實(shí)施當(dāng)前權(quán)利要求其他步驟的情況下加以實(shí)施。換言之，當(dāng)前的權(quán)利要求所請(qǐng)求保護(hù)的范圍是在同時(shí)限定了其他步驟的電子地圖應(yīng)用中使用這部分計(jì)算過(guò)程，而并沒(méi)有造成在其他應(yīng)用范圍內(nèi)壟斷或獨(dú)占使用的威脅。因此，當(dāng)前權(quán)利要求不屬于對(duì)抽象思維的保護(hù)。

2.權(quán)利要求的貢獻(xiàn)顯著大于抽象思維

臨時(shí)指南中對(duì)于確定一項(xiàng)權(quán)利要求除抽象思維之外的其他特征貢獻(xiàn)是否顯著大于抽象思維本身給出了一些示例性的考慮因素。其中，符合“顯著大于”標(biāo)準(zhǔn)的示例包括：①對(duì)某一技術(shù)或技術(shù)領(lǐng)域的改善；②增加的具體限定不屬于該領(lǐng)域的公知、慣用或傳統(tǒng)手段；③增加的非傳統(tǒng)步驟將該權(quán)利要求限定到一個(gè)特定的實(shí)際應(yīng)用當(dāng)中。相應(yīng)地，在答復(fù)中便可以結(jié)合權(quán)利要求的情況使用上述示例中的一個(gè)或多個(gè)因素作為具體理由。

例如，以“對(duì)某一技術(shù)或技術(shù)領(lǐng)域的改善”開(kāi)始，答復(fù)中可以簡(jiǎn)略地提及當(dāng)前權(quán)利要求對(duì)某一特定的技術(shù)或技術(shù)領(lǐng)域存在改善。要注意的是，這里提到的“改善”難免讓我們聯(lián)想到在答復(fù)中國(guó)審查意見(jiàn)中廣泛使用的“有益效果”；但眾所周知，為了避免在審查階段的陳述對(duì)后續(xù)專利的實(shí)施階段產(chǎn)生不利的限制影響，我們?cè)诖饛?fù)美國(guó)審查意見(jiàn)時(shí)對(duì)于具體效果的理由陳述要非常謹(jǐn)慎。因此，這里陳述存在改善的重點(diǎn)應(yīng)在于指出當(dāng)前權(quán)利要求所限定的技術(shù)領(lǐng)域，而非詳細(xì)闡述其所能達(dá)到的有益效果。

對(duì)于上述提及的第③項(xiàng)示例因素，其與本文第一部分提到的有關(guān)應(yīng)用場(chǎng)景的陳述存在一定關(guān)聯(lián)。如果在第一部分中陳述了應(yīng)用場(chǎng)景的有關(guān)理由，這里則可以結(jié)合當(dāng)前權(quán)利要求記載的具體特征展開(kāi)詳細(xì)陳述。仍以前述涉及電子地圖的權(quán)利要求為例，在此處的陳述中可以將除計(jì)算部分之外的其他技術(shù)特征例如“接收用戶輸入……啟動(dòng)電子地圖”、“獲取篩選信息……”“確定與篩選信息匹配的電子地圖……”等一一列舉出來(lái)，從而向?qū)彶閱T表明當(dāng)前權(quán)利要求已被限定至一個(gè)非常具體的實(shí)際應(yīng)用當(dāng)中。

之所以將第②項(xiàng)示例因素后置，是因?yàn)閺淖置嬉馑技纯煽闯觯@部分的理由與通常放在意見(jiàn)陳述最后的創(chuàng)造性陳述理由相關(guān)。根據(jù)上述臨時(shí)指南中的規(guī)定，審查員在指出權(quán)利要求存在保護(hù)客體問(wèn)題的同時(shí)，很有可能也對(duì)權(quán)利要求的新穎性或創(chuàng)造性作出了負(fù)面評(píng)價(jià)。因此，相應(yīng)地，在此處答復(fù)中也可以直接援引陳述書(shū)后文有關(guān)新穎性和創(chuàng)造性的陳述理由。實(shí)際上可以理解為，如果能夠通過(guò)修改或陳述理由克服審查員所指的創(chuàng)造性問(wèn)題，此處涉及美國(guó)專利法第101條的客體問(wèn)題也自然迎刃而解。

四、結(jié) 語(yǔ)

本文介紹的基于臨時(shí)指南所形成的答復(fù)思路顯然不能普適于所有涉及保護(hù)客體問(wèn)題的權(quán)利要求，但根據(jù)實(shí)際案件處理中USPTO的后續(xù)反饋結(jié)果來(lái)看，對(duì)于那些確實(shí)不屬于單純思維活動(dòng)的計(jì)算機(jī)軟件類專利具有一定的參考作用。

最后，筆者還想說(shuō)的是，在收到美國(guó)專利法第101條的審查意見(jiàn)時(shí)，大可不必像在收到中國(guó)審查意見(jiàn)時(shí)看到《專利法》第2條、第25條的問(wèn)題那樣風(fēng)聲鶴唳。只要精心準(zhǔn)備答復(fù)以達(dá)到戰(zhàn)術(shù)上的重視即可。如果一段時(shí)期內(nèi)涉及美國(guó)專利法第101條的審查意見(jiàn)特別集中，并不一定是因?yàn)檫@些專利申請(qǐng)都同時(shí)存在不能克服的客體問(wèn)題，也可能是因?yàn)閁SPTO更新了審查標(biāo)準(zhǔn)，審查員們正在被他們的主管要求突擊學(xué)習(xí)如何相應(yīng)調(diào)整審查意見(jiàn)的行文。另一個(gè)消息是，USPTO于2016年5月更新了關(guān)于保護(hù)客體適格性的審查指南。所以，各位專利代理人，期待未來(lái)你們對(duì)這個(gè)問(wèn)題的繼續(xù)探討。

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