崔麗艷石 清

微創(chuàng)新創(chuàng)造性判斷中的商業(yè)成功考量

崔麗艷*石 清*

本文通過梳理、比較我國和歐美有關專利申請的創(chuàng)造性審查中考量商業(yè)成功因素的相關規(guī)定和典型案例，針對軟件改進型微創(chuàng)新的特點，就微創(chuàng)新的創(chuàng)造性判斷中如何考量商業(yè)成功問題進行初步探討。

微創(chuàng)新 創(chuàng)造性 用戶體驗 商業(yè)成功

對微創(chuàng)新給予專利保護需要考慮的最關鍵的問題是其能否滿足專利法有關創(chuàng)造性的要求。目前大量軟件改進型微創(chuàng)新的作出源于對用戶需求的關注或商業(yè)模式的創(chuàng)新，微創(chuàng)新的效果也更多體現為用戶體驗的改善和/或商業(yè)上的成功，這與傳統(tǒng)的技術創(chuàng)新以解決技術問題為導向有所不同。本文通過梳理、比較我國和歐美有關專利申請的創(chuàng)造性審查中考量商業(yè)成功因素的相關規(guī)定和典型案例，針對軟件改進型微創(chuàng)新自身的特點，分析對于此類微創(chuàng)新進行創(chuàng)造性判斷的特殊性，探討商業(yè)成功因素對微創(chuàng)新創(chuàng)造性判斷的影響，提出思考和建議。

一、創(chuàng)造性判斷中涉及商業(yè)成功的相關規(guī)定

（一）中 國

《專利審查指南》（2010版）規(guī)定：“當發(fā)明的產品在商業(yè)上獲得成功時，如果這種成功是由于發(fā)明的技術特征直接導致的，則一方面反映了發(fā)明具有有益效果，同時也說明了發(fā)明是非顯而易見的，因而這類發(fā)明具有突出的實質性特點和顯著的進步，具備創(chuàng)造性。但是，如果商業(yè)上的成功是由于其他原因所致，例如由于銷售技術的改進或者廣告宣傳造成的，則不能作為判斷創(chuàng)造性的依據”。①參見《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章第5.4節(jié)。

有關包括商業(yè)成功在內的創(chuàng)造性判斷中對“其他因素”的使用，《專利審查指南》（2010版）明確：發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，通常應當根據本章第3.2節(jié)所述的審查基準進行審查。應當強調的是：當申請屬于以下情形時，發(fā)明解決了人們一直渴望解決但始終未能獲得成功的技術難題、發(fā)明克服了技術偏見、發(fā)明取得了預料不到的技術效果、發(fā)明在商業(yè)上獲得成功，審查員應當予以考慮，不應輕易作出發(fā)明不具備創(chuàng)造性的結論。②參見《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章第5節(jié)。

（二）歐 洲

歐洲專利局（以下簡稱“歐專局”）審查指南規(guī)定：如果根據評定創(chuàng)造性的一般方法無法得出發(fā)明是否具有創(chuàng)造性的清晰結論，可采用輔助性因素評價創(chuàng)造性，包括：發(fā)明克服技術偏見、滿足了長時間的需求、發(fā)明在商業(yè)上取得了成功、發(fā)明具有意料不到的技術效果等。③參見歐專局審查指南第C部分（guidelines for Substantive Examination）第四章第2節(jié)。

歐專局審查指南關于“長期渴望的需求和商業(yè)成功”的規(guī)定如下：當發(fā)明解決的技術問題是本領域的工作者長期試圖解決的問題，或者滿足了長期渴望的需求，這可以成為具備創(chuàng)造性的指示。單獨的商業(yè)成功不能作為具備創(chuàng)造性的指示，但如果有證據表明直接的商業(yè)成功與滿足了長期渴望的需求相關聯，且所述成功是由發(fā)明的技術特征直接導致，而不是由于其他因素的影響，例如銷售技巧或廣告，則可以表明發(fā)明具備創(chuàng)造性。④參見歐專局審查指南第C部分（guidelines for Substantive Examination）的第四章第11節(jié)中。

此外，歐專局的判例法（Case Law）關于“商業(yè)成功”也有如下闡述：原則上，商業(yè)成功單獨而言不能作為創(chuàng)造性的指示。下述要求首先必須滿足：長期渴望的需求必須已得到滿足，并且商業(yè)成功必須由發(fā)明的技術特征直接導致，而不是由其他原因導致，例如銷售技術或廣告。判例法還列舉了若干典型案例，⑤T110/92案，T478/91案，T478/91案。明確商業(yè)成功并不能作為創(chuàng)造性的單獨考量因素，以及商業(yè)成功支持發(fā)明具備創(chuàng)造性必須滿足兩個步驟：1）能夠證明商業(yè)成功；2）證明商業(yè)成功源自要求保護的技術方案，而不是其他因素。

（三）美 國

在1966年Graham一案⑥Graham v.John Deere Co.383 U.S.1， 148 USPQ 459（1966）.的判決書中，美國聯邦最高法院對美國專利法第103條進行了解釋，提出非顯而易見性判斷的Graham判斷規(guī)則。美國審查指南明確記載了Graham判斷規(guī)則包括3個判斷步驟：（1）確定現有技術的范圍和內容；（2）確定要求保護的發(fā)明和現有技術之間的差別；以及（3）分析相關領域普通技術水平。⑦美國MPEP-2141。同時，審查員必須評估有關顯而易見問題的客觀證據。這些證據，有時被稱為“輔助因素”，包括比如，發(fā)明獲得商業(yè)上的成功、解決長期以來未能解決的技術難題、他人在解決同一問題上的失敗、結果的不可預期性等。

美國審查指南還規(guī)定：商業(yè)上的成功應當是直接歸因于技術進步，而不是因為發(fā)明本身之外的其他商業(yè)上的原因。同時，雖然輔助判斷因素相關證據無論何時提交，都應當予以考慮，然而，輔助性判斷證據對創(chuàng)造性的判斷并不必然起到決定作用。⑧美國MPEP§716.03（b），MPEP §2145。

二、創(chuàng)造性判斷中涉及商業(yè)成功的典型案例

（一）中 國

在“女性計劃生育手術B型超聲監(jiān)測儀”案⑨ZL200420012332.3。的再審程序中，最高人民法院對創(chuàng)造性判斷中商業(yè)成功的作用進行了論述，⑩最高人民法院（2012）行提字第8號行政判決書。指出：

當采取“三步法”難以判斷技術方案的創(chuàng)造性或者得出技術方案無創(chuàng)造性的評價時，從社會經濟的激勵作用角度出發(fā)，商業(yè)上的成功被納入創(chuàng)造性判斷的考量因素。當一項技術方案的產品在商業(yè)上獲得成功時，如果這種成功是由于其技術特征直接導致的，該技術方案即具有創(chuàng)造性。

相比相對客觀的“三步法”而言，對于商業(yè)上的成功是否確實導致技術方案達到被授予專利權的程度，應當持相對嚴格的標準。當申請人或專利權人主張其發(fā)明或者實用新型獲得了商業(yè)上的成功時，應當審查：發(fā)明或者實用新型的技術方案是否真正獲得了商業(yè)上的成功：該商業(yè)上的成功是否源于發(fā)明或者實用新型的技術方案相比現有技術作出改進的技術特征，而非該技術特征以外的其他因素所導致的。

在該案中，專利權人在二審階段提交證據證明涉案專利產品獲得了商業(yè)成功，但其提交的證據最終被認定尚不足以證明涉案專利產品達到商業(yè)上成功的標準。

（二）歐 洲

“一種用戶可自行預訂和管理機票的計算機系統(tǒng)”案?EP0762306B1。涉及使用戶可以直接與CRS（計算機訂票系統(tǒng)）通信，從而免去機票代理的中間環(huán)節(jié)的一件授權專利。在針對該專利的無效決定的異議程序中，專利權人主張該專利的通信方式和數據流向均與現有技術不同，并導致系統(tǒng)架構的改變，使得系統(tǒng)操作更加便捷可靠，也由此在美國獲得了巨大的商業(yè)成功。就商業(yè)成功與技術性之間是否存在關聯的問題，上訴委員會在判決中指出，權利要求1的系統(tǒng)實現的是一種協(xié)調旅行計劃、費用報告和旅行管理的非技術性的方法，該方法涉及不需要技術知識的管理步驟，而沒有作出技術貢獻。該方案解決的技術問題在于調整計算機網絡使之提供管理步驟，而這些步驟只需要常規(guī)的編程技巧即可實現。權利要求1的系統(tǒng)是一種商業(yè)方法的直接實現，雖然其不需要機票代理與計算機訂票系統(tǒng)之間的通信，然而，這僅僅是由于商業(yè)觀點的變化。此外，商業(yè)成功不是源于技術實現而是源于商業(yè)的想法，因此，商業(yè)成功與方案是否具備創(chuàng)造性沒有關系。因此，權利要求不具備創(chuàng)造性。

在諾基亞公司一件與塞班系統(tǒng)有關的安全移動無線設備的案件?EP1512058A1。中，申請人在獨立權利要求中增加若干技術特征，主張基于該發(fā)明塞班OS的移動電話在商業(yè)上獲得了成功，并最終獲得授權。該案判決認為增加的技術特征使得整體方案具備非顯而易見性，因此具備創(chuàng)造性。然而關于商業(yè)成功，該案判決再次強調了其與技術特征之間的關聯問題，同時體現商業(yè)成功在創(chuàng)造性判斷中僅具有輔助地位。

（三）美 國

與歐專局的做法不同，美國在顯而易見性判斷中對商業(yè)成功因素的作用定位更加客觀。?Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc.v.Maersk Drilling USA Inc.（2012）.

在一件針對美國地區(qū)法院判定某專利部分權利要求因顯而易見而無效的上訴案中。美國聯邦巡回上訴法院的法官認為，初步事實的確定，并不是關于顯而易見性的最終事項的結論，初步事實調查應當基于前3個Graham要素，即現有技術的范圍與內容、現有技術與權利要求的區(qū)別以及本領域一般技術水平。一方當事人可以自由地提供與第四個Graham要素相關的證據，即非顯而易見性的客觀證據，這樣的證據能夠反駁或駁回顯而易見性的初步事實。陪審團在判決書中將與此案相關的非顯而易見性的客觀證據歸為7種類型，關于其中包括的商業(yè)成功，并認為當事人已經提交了關于商業(yè)成功以及商業(yè)成功與該申請的特征的關聯的足夠證據，因此斷定有實質性的證據支持陪審團發(fā)現了能夠支持非顯而易見性的商業(yè)成功。該判決書撤銷了地區(qū)法院關于上述權利要求無效的決定。

蘋果公司的一件侵權訴訟案?Apple Inc.v.Samsung Elecs.Co.（2016）.涉及一項“滑動解鎖”授權專利?US8046721B2。，其中的權利要求7限定了一種可攜帶的電子設備，其通過檢測觸摸屏上的滑動手勢，而對處于鎖定狀態(tài)的屏幕進行解鎖。其從屬權利要求8進一步限定了“為用戶提供視覺線索來提示手勢的移動方向”相關的特征。判決書中指出，在評價一項權利要求的顯而易見性時，輔助判斷因素必須被考慮，但是，對于微弱的輔助判斷因素來說，其一般都不能克服顯而易見的強有力的初步事實。對于該案來說，蘋果公司的關于輔助判斷因素的證據是微弱的，其不能支持該件專利是非顯而易見的結論。針對蘋果公司將其iPhone的商業(yè)成功作為非顯而易見的證據，主張iPhone的成功與上述專利中的權利要求8的特征相關，陪審團認為，他們并沒有在涉案專利的特征和iPhone的商業(yè)成功之間找到聯系。最終，蘋果公司的該件涉及“滑動解鎖”的專利被認為由于顯而易見性而無效。

三、中、歐、美在創(chuàng)造性判斷中對商業(yè)成功的考量比較

比較中、歐、美涉及創(chuàng)造性判斷中考慮商業(yè)成功的相關規(guī)定和典型案例，可以看出其共同點在于都將商業(yè)成功作為創(chuàng)造性判斷的輔助因素，且僅在商業(yè)成功與發(fā)明的技術特征或技術改進之間存在直接關聯的情況下才予以考慮。中、歐、美在對輔助因素的使用原則上不同在于：

（1）歐專局明確輔助因素在創(chuàng)造性判斷中的從屬地位，在創(chuàng)造性評判的過程中，一開始不考慮輔助判斷因素（如商業(yè)上的成功），而是考察其他事實要件，如區(qū)別技術特征、客觀上解決的技術問題等，只有在創(chuàng)造性判斷存疑的情況下才考慮輔助判斷因素。此外對于商業(yè)成功的考慮強調其是否源于技術問題的解決。

（2）我國雖然在相關規(guī)定中沒有明確輔助判斷因素與創(chuàng)造性判斷的一般方法“三步法”之間的關系，但在實踐中把握的原則與歐專局相同，只有在創(chuàng)造性判斷存疑的情況下才將商業(yè)成功作為輔助因素考量。

（3）美國對商業(yè)成功的考量與我國和歐專局有所不同，認為不能只在對于顯而易見性猶豫的時候才考慮輔助判斷要素，而是要將這些客觀的證據作為所有證據的一部分進行考慮，因為輔助判斷要素非常重要，其客觀的證據往往最能經得住檢驗，也往往最強有力。但美國同時也明確：如果發(fā)明的技術方案相對于現有技術表現出了強烈的顯而易見性，那么這樣的技術方案仍然會被認為是顯而易見的，這也體現出了商業(yè)成功相關的輔助判斷要素在創(chuàng)造性判斷過程中的作用是有限的。

盡管中、歐、美對于輔助判斷因素的作用定位存在差別，但從實際案例體現出的情況，在借助商業(yè)成功證明發(fā)明具備創(chuàng)造性時三者都采取了嚴格、謹慎的做法，在標準的把握上是趨于一致的。

四、在軟件改進型微創(chuàng)新的創(chuàng)造性判斷中對商業(yè)成功的考量

借助軟件實現的微創(chuàng)新大多源于對產品用戶使用需求的關注，致力于用戶體驗的改善，或者是基于商業(yè)運營模式的需要，在現有技術基礎上通過軟件的改進實現。針對軟件改進型微創(chuàng)新所具有的注重用戶體驗和商業(yè)價值而技術難度不高甚至不存在技術難度的突出特點，可以將尋求專利保護的此類微創(chuàng)新的創(chuàng)造性判斷劃分為3種情形：微創(chuàng)新存在技術層面的實質性改進；微創(chuàng)新是否具有技術上的實質性改進難以判斷，但用戶體驗的改善或商業(yè)應用效果明顯；微創(chuàng)新的改進主要在于商業(yè)成功。

（一）微創(chuàng)新存在技術層面的實質性改進

如果微創(chuàng)新在技術上存在實質性的改進，則對這類微創(chuàng)新的創(chuàng)造性判斷并不體現出明顯的特殊性。如果這種技術改進能夠使得申請滿足專利法規(guī)定的創(chuàng)造性要求，那么在創(chuàng)造性判斷中無需強調其是否帶來了用戶體驗的改善和/或商業(yè)上的成功；如果對于技術上的改進是否滿足創(chuàng)造性的高度要求存在疑問，參照以下“微創(chuàng)新是否具有技術上的實質性改進難以判斷，但用戶體驗的改善或商業(yè)應用效果明顯”的分析，在進一步考察微創(chuàng)新在用戶體驗改善和/或商業(yè)成功方面因素的情況下作出最終的判斷。

（二）微創(chuàng)新是否具有技術上的實質性改進難以判斷，但用戶體驗的改善或商業(yè)應用效果明顯

對于微創(chuàng)新的技術改進是否具有技術上的實質性改進難以判斷的情況，認清對微創(chuàng)新進行創(chuàng)造性判斷的特殊性，有助于把握適當的創(chuàng)造性判斷標準。

1.微創(chuàng)新創(chuàng)造性判斷的特殊性

創(chuàng)造性判斷的一般方法關注的是運用技術手段解決技術問題和由此獲得的技術效果。而目前，數量眾多的微創(chuàng)新源于用戶需求，關注用戶體驗的改善，雖然這些微創(chuàng)新需要通過技術手段實現，也具有相應的技術效果，但其并不一定需要克服技術上的難題。這類微創(chuàng)新的作出可能只需要根據應用場景對現有技術中已有技術手段進行微小改變，或者對已有技術手段進行適當的集成。從技術視角來看，也許這些微小改變或集成與常用技術手段的替換或者現有技術的簡單疊加之間很難劃出一個清晰的界限。特別是，在軟件技術的應用日益廣泛的今天，在現有技術基礎上，可能根據用戶需求和/或實現商業(yè)模式的需求，運用常規(guī)的編程技術進行相應的軟件改進即可以完成一項微創(chuàng)新。另一方面，用戶體驗的改善依賴于人的主觀感受，用戶體驗的改善直接影響用戶的使用、消費、購買行為，因此微創(chuàng)新對用戶體驗的改善往往與其商業(yè)價值密切相關，而基于新的商業(yè)模式的微創(chuàng)新其商業(yè)價值主要受市場規(guī)律的影響，因此無論是基于用戶體驗改善還是出于商業(yè)模式考慮的微創(chuàng)新，其商業(yè)價值與技術方案的創(chuàng)新高度之間并不呈穩(wěn)定的正相關關系。

2.用戶體驗和/或商業(yè)成功對創(chuàng)造性判斷的影響

正是因為諸多軟件改進型微創(chuàng)新的這一突出特點，如果按照通常的創(chuàng)造性評判方式，強調技術方案的技術改進而忽視技術手段的微小變化，則相當數量的微創(chuàng)新都會被排除在專利保護的大門之外。

事實上，就關注用戶體驗的微創(chuàng)新而言，雖然其最終目的往往是獲取商業(yè)利益，但就作為自然人的用戶個體來說，其主觀感受很大程度上依賴于機體的生理反應，就這一點而言可以說其中蘊含了一定的自然規(guī)律。

而就與商業(yè)模式相關的微創(chuàng)新來說，其如果獲得了商業(yè)成功，也往往是在一定程度上能夠滿足消費者的消費需求。

雖然從中、歐、美在創(chuàng)造性判斷中考量商業(yè)成功因素的相關規(guī)定和典型案例分析可以看出，其都對以商業(yè)成功支持創(chuàng)造性采取了相對嚴格的標準，但另一方面，正如有學者指出的，“專利制度的價值不僅在于促進科技進步和創(chuàng)新，還在于作為經濟激勵的政策性手段推動社會發(fā)展。因此，一項發(fā)明創(chuàng)造能否被授予專利權，首先應當從技術層面就其對現有技術作出的貢獻進行評價，同時，對發(fā)明創(chuàng)造的經濟評價也不容忽視。因為商業(yè)上的成功正是發(fā)明創(chuàng)造經濟價值的直接體現”。?吳蓉.專利創(chuàng)造性判斷中的商業(yè)成功——最高人民法院（2012）行提字第8號判決評析［J］.知識產權，2013（9）：44-46.因此，在對這類微創(chuàng)新進行創(chuàng)造性判斷時，應當關注其技術方案帶來的用戶體驗或商業(yè)成功等因素對創(chuàng)造性判斷的影響，為通過技術改進實現的用戶體驗好或者商業(yè)上較為成功的微創(chuàng)新提供適當程度的專利保護。

（三）微創(chuàng)新的改進主要體現在商業(yè)成功

正如上述分析，源于用戶需求或商業(yè)考慮而借助程序實現的微創(chuàng)新，可能不存在技術上的難度，甚至不依賴于技術上的改進，商業(yè)成功與技術改進之間沒有對應關系，即微創(chuàng)新的改進不直接體現在技術上，而是體現在商業(yè)成功上，比如借助現有技術實現一種新的商業(yè)模式。

中、歐、美在創(chuàng)造性判斷中考慮商業(yè)成功的前提是其與發(fā)明的技術特征直接關聯，以往主要由于商業(yè)成功而被認為具備創(chuàng)造性的案例幾乎沒有。究其原因，如果發(fā)明的技術方案具有技術上的改進，則由技術方案的技術特征直接導致的商業(yè)成功只是作為輔助因素，對支持其創(chuàng)造性具有補強作用；而如果技術方案本身的改進微乎其微，或者按照美國法院判決的說法，其具有強烈的顯而易見性，則即使能證明在商業(yè)上獲得成功，對支持技術方案創(chuàng)造性的作用也十分有限，而對于技術性的強調在歐專局的判例中體現得尤為明顯。因此按照現行審查標準，改進僅在于商業(yè)上的微創(chuàng)新，即便在實施中利用了技術手段的支持，也不具備創(chuàng)造性。

五、結論和建議

在“互聯網＋”的大潮下，大量基于軟件改進的微創(chuàng)新促進了社會生活的便利，為人們的日常生活帶來極大的改善，旺盛的市場需求也激發(fā)了大批中小企業(yè)不斷創(chuàng)新的熱情。但如何做到對微創(chuàng)新予以適當程度的專利保護，最大限度地發(fā)揮專利制度推動社會經濟發(fā)展、激勵技術創(chuàng)新的作用，同時又不會造成相關創(chuàng)新主體陷入“專利叢林”的困境，是需要認真研究的課題。

從專利審查的角度而言，可以針對軟件改進型微創(chuàng)新重在用戶體驗和商業(yè)價值的特點，適當把握創(chuàng)造性判斷中對用戶體驗和/或商業(yè)成功這一輔助因素的考量程度，以達到對微創(chuàng)新予以合理保護的目的。

國家知識產權局專利局電學發(fā)明審查部。