文/劉曉軍

最早在先使用人受讓的搶注商標(biāo)可以對抗其他在先使用人的異議申請
——評析中國人民解放軍西藏軍區(qū)總醫(yī)院訴商標(biāo)評審委員會、西藏高原安生物科技開發(fā)有限公司商標(biāo)異議復(fù)審行政案

文/劉曉軍

被異議商標(biāo)為第4496927號“高原安”文字及圖形商標(biāo)，由陳坤于2005年2月3日提出注冊申請，指定使用在第5類人用藥、藥用膠囊等商品上，2008年11月被商標(biāo)局初步審定并公告。高原安公司在法定期限內(nèi)針對該商標(biāo)提出了注冊異議，隨后被異議商標(biāo)經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)依法轉(zhuǎn)讓至西藏軍區(qū)總醫(yī)院。2011年10月31日，商標(biāo)局經(jīng)審查，裁定核準(zhǔn)被異議商標(biāo)的注冊申請。

2011年12月13日，高原安公司向商標(biāo)評審委員會申請異議復(fù)審，其主要理由為：被異議商標(biāo)構(gòu)成對高原安公司在先使用并有一定影響的商標(biāo)的搶注。西藏軍區(qū)總醫(yī)院向商標(biāo)評審委員會答辯稱：被異議商標(biāo)系西藏軍區(qū)總醫(yī)院自行創(chuàng)作設(shè)計(jì)，并非對高原安公司商標(biāo)的抄襲、模仿，“高原安”作為高原安公司商標(biāo)不具有知名度和影響力，在案證據(jù)無法體現(xiàn)高原安公司在藥品商品上使用了“高原安”商標(biāo)，故被異議商標(biāo)不構(gòu)成對高原安公司商標(biāo)的惡意搶注。

商標(biāo)評審委員會經(jīng)審查認(rèn)為，“高原安”商標(biāo)系高原安公司在第30類非醫(yī)用營養(yǎng)膠囊等商品上在先使用并有一定影響的商標(biāo)，西藏軍區(qū)總醫(yī)院與高原安公司同處于拉薩市，且西藏軍區(qū)總醫(yī)院作為醫(yī)療機(jī)構(gòu)，對于高原安公司的使用行為應(yīng)當(dāng)知曉，卻申請注冊與高原安公司“高原安”商標(biāo)完全相同的被異議商標(biāo)，其指定使用的商品也與高原安公司在先使用的顆粒、膠囊、口服液商品在功能用途、生產(chǎn)原料、消費(fèi)對象等方面具有同一性或密切關(guān)聯(lián)。商標(biāo)評審委員會裁定：被異議商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊。

西藏軍區(qū)總醫(yī)院不服，向北京市第一中級人民法院提起訴訟。

北京市第一中級人民法院認(rèn)為，高原安公司在人用藥等第5類商品上并不存在使用行為，西藏軍區(qū)總醫(yī)院在訴訟階段提交的證據(jù)可以形成相對完整的證據(jù)鏈，說明其至遲在1994年已經(jīng)開始研發(fā)“高原安”藥品，至遲在1996年已經(jīng)批量生產(chǎn)并在1997年“高原安”膠囊正式銷售進(jìn)入市場，而高原安公司亦認(rèn)可在案證據(jù)中顯示其最早實(shí)際使用“高原安”商標(biāo)的時間為2001年。因此，西藏軍區(qū)總醫(yī)院在“人用藥”等第5類商品上實(shí)際使用“高原安”商標(biāo)的時間早于高原安公司且高原安公司在上述商品上并未實(shí)際使用“高原安”商標(biāo)，商標(biāo)評審委員會認(rèn)定被異議商標(biāo)屬于“以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”缺乏事實(shí)及法律依據(jù)，其作出的第24235號裁定雖審查程序合法，但認(rèn)定事實(shí)及適用法律錯誤，依法應(yīng)予糾正。據(jù)此，北京市第一中級法院判決撤銷被訴裁定并責(zé)令商標(biāo)評審委員會重新作出裁定。

商標(biāo)評審委員會與高原安公司不服并提起上訴。北京市高級人民法院判決：駁回上訴，維持原判。

案例評析

我國對商標(biāo)實(shí)行注冊保護(hù)制，即《商標(biāo)法》以保護(hù)注冊商標(biāo)為原則，以保護(hù)非注冊商標(biāo)為例外，并對注冊商標(biāo)實(shí)行先申請制。同時，《商標(biāo)法》第31條規(guī)定：“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)?！比绻暾埲嗣髦蛘邞?yīng)知他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)而予以搶注，即可認(rèn)定其采用了不正當(dāng)手段。在中國境內(nèi)實(shí)際使用并為一定范圍的相關(guān)公眾所知曉的商標(biāo)，即應(yīng)認(rèn)定屬于已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。有證據(jù)證明在先商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳等情形的，可以認(rèn)定其有一定影響。

對于多人均已在相同或類似商品上使用的未注冊商標(biāo)，原則上先申請注冊者獲得商標(biāo)專用權(quán)，但先申請注冊的商標(biāo)如果確系搶注他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)的，可以駁回其注冊申請或者不予核準(zhǔn)其注冊。對于多人均在相同或類似商品上使用并已產(chǎn)生一定影響的未注冊商標(biāo)被他人惡意搶注的，該未注冊商標(biāo)之任一實(shí)際使用人均可依法針對該他人提出合法主張。該他人將其在先注冊的商標(biāo)依法轉(zhuǎn)讓給部分實(shí)際使用人的，且該部分實(shí)際使用人對該未注冊商標(biāo)的使用早于其他實(shí)際使用人的，則該部分實(shí)際使用人將因合法受讓該商標(biāo)而成為商標(biāo)注冊人，其合法受讓的商標(biāo)不得依據(jù)其他實(shí)際使用人主張構(gòu)成搶注其在先使用并有一定影響的商標(biāo)而駁回其注冊申請或者不予核準(zhǔn)其注冊。

本案中，在案證據(jù)顯示，西藏軍區(qū)總醫(yī)院在1994年就將其研制的“高原安”藥品在部隊(duì)中使用并取得了顯著效果，其“高原安”藥品最遲在1996年已經(jīng)批量生產(chǎn)，在1997年“高原安”膠囊進(jìn)入市場銷售。但高原安公司提交的在先使用證據(jù)即便屬實(shí)，也僅能證明其至多在1999年開始在第3類保健品等商品上使用“高原安”商標(biāo)。這就是說，在被異議商標(biāo)申請注冊前，西藏軍區(qū)總醫(yī)院已經(jīng)在第5類藥品商品上使用“高原安”商標(biāo)并產(chǎn)生了一定影響，高原安公司也已經(jīng)在第3類保健品等商品上使用“高原安”商標(biāo)并產(chǎn)生了一定影響。但從使用時間上看西藏軍區(qū)總醫(yī)院早于高原安公司使用“高原安”商標(biāo)，從使用商品上看西藏軍區(qū)總醫(yī)院一開始就是在藥品等商品上使用“高原安”商標(biāo)，而高原安公司一開始卻是在保健品等商品上使用“高原安”商標(biāo)，而且在高原安公司在保健品等商品上使用“高原安”商標(biāo)之前，西藏軍區(qū)總醫(yī)院在藥品等商品上使用的“高原安”商標(biāo)就已經(jīng)具有一定影響。

被異議商標(biāo)的原注冊申請人陳坤系西藏軍區(qū)總醫(yī)院的職工，西藏軍區(qū)總醫(yī)院受讓被異議商標(biāo)并無違法情形且具有正當(dāng)理由，故西藏軍區(qū)總醫(yī)院因受讓被異議商標(biāo)成為其商標(biāo)注冊人，其申請注冊被異議商標(biāo)并未構(gòu)成對高原安公司在先使用并具有一定影響商標(biāo)的搶注。

責(zé)任編輯/唐 明