唐軼

一、引言

近年來，我國(guó)專利審查部門在有關(guān)《專利法》第三十三條的審查當(dāng)中，經(jīng)常會(huì)提到“重新概括”或“二次概括”的概念，甚至出現(xiàn)將修改直接認(rèn)定為“重新概括”而予以駁回的情況。由于“重新概括”這一概念在我國(guó)專利法及其實(shí)施細(xì)則和審查指南中均沒有明確的出處，專利審查部門內(nèi)部對(duì)該概念的含義和運(yùn)用也還沒有統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)，導(dǎo)致在實(shí)踐中使用該概念具有較大的隨意性，也容易受到各方的質(zhì)疑。因此，筆者認(rèn)為有必要明確“重新概括”的含義，并確立所述概念在超范圍判斷中的合理運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)，以便統(tǒng)一專利審查部門的執(zhí)法尺度，依法行使行政審批權(quán)力，并保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。

二、重新概括的定義

顧名思義，重新概括是重新進(jìn)行的概括，對(duì)應(yīng)于申請(qǐng)文件中原本就存在的概括，即原始概括。

眾所周知，限制專利申請(qǐng)文件的修改，是為了防止申請(qǐng)人將在申請(qǐng)日未完成的發(fā)明創(chuàng)造通過修改加入到專利申請(qǐng)文件中，從而不當(dāng)獲利，損害社會(huì)公眾的利益。由此可見，原始概括和重新概括的分界點(diǎn)應(yīng)當(dāng)是專利申請(qǐng)日。對(duì)于尚未提交專利申請(qǐng)的文件，無論進(jìn)行怎樣的修改都只是個(gè)體行為，并不會(huì)與社會(huì)公眾發(fā)生利害關(guān)系。相反，重新概括的行為發(fā)生在申請(qǐng)日之后，申請(qǐng)人則可能通過這種方式引入新的內(nèi)容，因此，對(duì)重新概括的內(nèi)容進(jìn)行有關(guān)《專利法》第三十三條的審查是有必要的。

根據(jù)辭典的解釋，“概括”通常具有“歸納”和“總結(jié)”兩方面的意思。在我國(guó)專利法及其實(shí)施細(xì)則中沒有出現(xiàn)“概括”一詞，但是在《專利審查指南（2010）》的“以說明書為依據(jù)”等章節(jié)中卻多次出現(xiàn)，雖然沒有具體定義，但是經(jīng)過分析可以發(fā)現(xiàn)，“概括”通常涉及技術(shù)特征和技術(shù)內(nèi)容兩個(gè)方面。

筆者認(rèn)為，為了形成權(quán)利要求的技術(shù)方案，大體上可經(jīng)由兩種概括的方式：一是將具體的技術(shù)特征進(jìn)行歸納方式的概括，得到概括后的技術(shù)特征，本文將其定義為“狹義概括”；二是將發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)內(nèi)容（尤其是實(shí)施例的內(nèi)容）進(jìn)行總結(jié)方式的概括，得到概括后的技術(shù)方案，本文將其定義為“廣義概括”。下面對(duì)此分別進(jìn)行論述。

1、狹義概括

如前所述，狹義概括涉及的對(duì)象是技術(shù)特征，包括單個(gè)的技術(shù)特征，也包括由若干技術(shù)特征組成的、具有單一功能的技術(shù)特征組合，例如由螺栓和螺母配套組成的螺栓固定裝置。狹義概括采用的方式是歸納法，即將技術(shù)特征或技術(shù)特征組合在某些方面的共同特點(diǎn)通過歸納法歸結(jié)成新的技術(shù)特征。

我國(guó)審查指南明確規(guī)定的兩種常見概括方式中，“上位概念概括”就是典型的狹義概括，例如，用“氣體激光器”概括氦氖激光器、氬離子激光器、一氧化碳激光器、二氧化碳激光器等，歸納了這些介質(zhì)均為氣體的共性。而“并列選擇法概括”只是羅列幾個(gè)并列的技術(shù)特征，嚴(yán)格來講不屬于概括，也不是狹義概括。

另外，由于功能或效果特征覆蓋了能夠?qū)崿F(xiàn)所述功能或效果的所有實(shí)施方式，因此可以認(rèn)為是對(duì)這些實(shí)施方式（技術(shù)特征或技術(shù)特征組合）進(jìn)行歸納方式的概括的結(jié)果。同理，數(shù)值范圍特征也可以認(rèn)為是對(duì)該數(shù)值范圍內(nèi)所有離散的數(shù)值進(jìn)行歸納的結(jié)果。它們都屬于狹義概括。

2、廣義概括

與狹義概括不同，廣義概括的對(duì)象是發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)內(nèi)容，它是以發(fā)明或?qū)嵱眯滦退鉀Q的技術(shù)問題為導(dǎo)向，將發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)內(nèi)容（通常是實(shí)施例的內(nèi)容）中對(duì)解決該技術(shù)問題有用的多個(gè)必要技術(shù)特征組合起來，構(gòu)成權(quán)利要求的技術(shù)方案。

具體的，對(duì)于單個(gè)實(shí)施例，通常從中選擇與所要解決的技術(shù)問題相關(guān)的必要技術(shù)特征，重新組合之后形成技術(shù)方案；對(duì)于多個(gè)實(shí)施例，則通常選擇各個(gè)實(shí)施例之間相同或相應(yīng)的必要技術(shù)特征，重新組合之后形成技術(shù)方案。

因此，廣義概括的實(shí)質(zhì)是必要技術(shù)特征的重新組合，這是在一個(gè)或多個(gè)實(shí)施例的較為寬泛的內(nèi)容之中，有目的選擇那些為解決技術(shù)問題所必不可少的技術(shù)特征，將其有機(jī)地組合起來進(jìn)行的總結(jié)性描述。這種總結(jié)性描述拋棄了發(fā)明創(chuàng)造中的一些無關(guān)大局的細(xì)節(jié)，將焦點(diǎn)集中在能夠解決技術(shù)問題的技術(shù)方案上，讓人對(duì)該專利申請(qǐng)的發(fā)明構(gòu)思有了一個(gè)總體印象。

3、兩種概括的關(guān)系

當(dāng)然，實(shí)際撰寫權(quán)利要求的時(shí)候，通常會(huì)同時(shí)涉及上述兩種概括，即出現(xiàn)技術(shù)特征的概括和技術(shù)內(nèi)容的概括相互交織的情況。

例如：一件激光圖紋壓印轉(zhuǎn)移機(jī)的申請(qǐng)，其中描述了多個(gè)實(shí)施例，區(qū)別在于各個(gè)實(shí)施例采用了不同結(jié)構(gòu)的烘干固化設(shè)備。因此，可以選取各個(gè)實(shí)施例均有的為解決其技術(shù)問題所必需的機(jī)構(gòu)，并將能實(shí)現(xiàn)烘干固化功能的各個(gè)具體設(shè)備狹義概括成“烘干固化裝置”，然后將其與其它特征組合起來，得到廣義概括后的技術(shù)方案。

三、重新概括是否超范圍的判斷

1、重新概括并不必然超范圍

通常，根據(jù)技術(shù)特征的變化情況，專利申請(qǐng)文件的修改方式可分為技術(shù)特征的增加、改變和/或刪除。并且，這三種修改方式的單獨(dú)及混合使用已經(jīng)涵蓋了專利申請(qǐng)文件修改時(shí)可能出現(xiàn)的所有情況。相比之下，重新概括則側(cè)重于技術(shù)方案及其技術(shù)特征從原申請(qǐng)文件記載的信息中得到的途徑。因此，技術(shù)特征的增加、改變和/或刪除等修改方式與重新概括是從不同的側(cè)面反映了專利申請(qǐng)文件的修改，當(dāng)然，后者僅涉及概括式修改，并沒有涵蓋所有的修改方式。

但是，重新概括仍然可以具體表現(xiàn)為上述修改方式。通過狹義概括得到的新技術(shù)特征，可以理解為改變了技術(shù)特征，也即將多個(gè)技術(shù)特征或技術(shù)特征組合歸納之后得到上位化的新技術(shù)特征。例如，原說明書記載了氦氖激光器和氬離子激光器，修改時(shí)將其狹義概括為“氣體激光器”，通過上位化改變了有關(guān)激光器的技術(shù)內(nèi)容。通過廣義概括得到的新技術(shù)方案，可以體現(xiàn)為權(quán)利要求中刪除了技術(shù)特征，也可以體現(xiàn)為權(quán)利要求通過除上位化之外的其它方式改變了技術(shù)特征，例如改變了權(quán)利要求的主題，或者改變了原有多個(gè)特征之間的組合關(guān)系。

從這個(gè)意義上講，重新概括并不是一種新出現(xiàn)的修改方式，它仍然應(yīng)當(dāng)適用于修改是否超范圍的判斷原則：如果申請(qǐng)的內(nèi)容通過增加、改變和/或刪除其中的一部分，致使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員看到的信息與原申請(qǐng)記載的信息不同，而且又不能從原申請(qǐng)記載的信息中直接地、毫無疑義地確定，那么，這種修改就是不允許的。因此，重新概括并不必然超出原申請(qǐng)記載的范圍，僅僅由于修改時(shí)出現(xiàn)了權(quán)利要求的重新概括就一概不予認(rèn)可的做法是不恰當(dāng)?shù)摹?/p>

2、重新概括的超范圍判斷

筆者認(rèn)為，判斷修改時(shí)的重新概括是否超范圍，可以從狹義概括和廣義概括兩方面進(jìn)行。首先，判斷狹義修改是否超范圍，如是，則不允許該修改；如否，則進(jìn)行下一步。接著，判斷廣義修改是否超范圍，如是，則不允許該修改； 如否，則所述修改不超范圍。

（1）狹義概括的超范圍判斷

對(duì)于申請(qǐng)日之后進(jìn)行的狹義概括，如果概括得到的技術(shù)特征是新的，并沒有在原申請(qǐng)文件中公開，則所述概括通常是不允許的。

原因在于，狹義概括采用歸納法，它把多個(gè)不同技術(shù)特征或其組合在某些方面的共性歸結(jié)起來，由于技術(shù)特征不可能只具有單方面的特性，因此歸納的方向常常不是唯一的；即便對(duì)于確定的歸納方向，歸納所能達(dá)到的程度通常也不是唯一的。因此，狹義概括得到的新的技術(shù)特征，通常并不能從原申請(qǐng)記載的信息中直接地、毫無疑義地確定，除非原申請(qǐng)已經(jīng)明確限定了所述狹義概括的方向和程度。

例如，涉及到氬氣和氦氣的專利申請(qǐng)，根據(jù)兩者均不具有化學(xué)活性的共同特點(diǎn)，可以將其概括成惰性氣體，也可以進(jìn)一步概括成氣體；也可能根據(jù)兩者的氣味特點(diǎn)概括成無臭氣體；還可能根據(jù)它們?cè)谒械娜芙饽芰Ω爬ǔ呻y溶氣體。

（2）廣義概括的超范圍判斷

如前所述，廣義概括涉及發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)內(nèi)容和技術(shù)方案之間的聯(lián)系，其實(shí)質(zhì)是必要技術(shù)特征的重新組合。

對(duì)于這樣的修改方式，一方面，如果要求概括得到的技術(shù)方案必須作為一個(gè)整體明確記載在原申請(qǐng)文件中，是不合理的。因?yàn)樯暾?qǐng)人在申請(qǐng)日之前通常無法預(yù)料在審查過程中將要進(jìn)行何種修改，從而不大可能預(yù)先將所有的修改方案都明確記載在專利申請(qǐng)文件中。另一方面，也不能要求必須將實(shí)施例中的全部?jī)?nèi)容都寫入權(quán)利要求中。因?yàn)閷?shí)施例是對(duì)實(shí)現(xiàn)發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷膬?yōu)選方式的詳細(xì)說明，其中還包括大量對(duì)所要解決的技術(shù)問題而言并非必不可少的技術(shù)特征，如果要求把這些非必要技術(shù)特征也一并寫入權(quán)利要求中，會(huì)過度限制申請(qǐng)人的權(quán)利范圍，也是不合理的。

因此，廣義概括是申請(qǐng)人基于原申請(qǐng)記載的信息對(duì)原權(quán)利要求的技術(shù)方案進(jìn)行修改的合理方向，應(yīng)當(dāng)給予正確的引導(dǎo)和規(guī)范，而不應(yīng)簡(jiǎn)單地一概予以禁止。

實(shí)踐中，常有因修改后的權(quán)利要求擴(kuò)大了保護(hù)范圍而不予認(rèn)可的情況，這是不恰當(dāng)?shù)??！秾＠ā返谌龡l之“權(quán)利要求記載的范圍”與《專利法》第五十九條之“（權(quán)利要求的）保護(hù)范圍”具有不同的含義。前者是指權(quán)利要求書通過其文字已經(jīng)記載的內(nèi)容設(shè)定保護(hù)范圍，故記載的技術(shù)特征越多，其記載的范圍就越大。后者正好相反，權(quán)利要求中記載的技術(shù)特征越多，其保護(hù)范圍就越小。顯然，在判斷修改（尤其是廣義概括）是否超范圍時(shí)，不能以權(quán)利要求的保護(hù)范圍為準(zhǔn)。

筆者認(rèn)為，對(duì)于廣義概括得到的技術(shù)方案是否超范圍的判斷，應(yīng)該著重于：廣義概括之后的技術(shù)方案所反映的主題是否在原申請(qǐng)記載的范圍之內(nèi)，原申請(qǐng)文件是否記載了該技術(shù)方案中全部必要技術(shù)特征之間的組合關(guān)系。

當(dāng)改變和/或刪除了權(quán)利要求中的技術(shù)特征，使得該技術(shù)方案相對(duì)于原申請(qǐng)記載的信息構(gòu)成廣義概括時(shí)，具體的判斷方法如下：

a）首先判斷所述廣義概括是否導(dǎo)致了申請(qǐng)主題的變化；

b）如果申請(qǐng)主題沒有改變，則判斷概括得到的技術(shù)方案中各個(gè)技術(shù)特征的組合關(guān)系是否在原申請(qǐng)文件存在明示或暗示，如果存在這種組合關(guān)系，則所述概括是允許的，反之則超出了原申請(qǐng)記載的范圍；

c）如果申請(qǐng)主題發(fā)生了改變，將變化后的主題內(nèi)容與原申請(qǐng)文件記載的范圍相比較，如果能夠確定原申請(qǐng)文件所記載的范圍中包含了修改后的專利申請(qǐng)主題，并且原申請(qǐng)明示或暗示了該新主題內(nèi)的技術(shù)特征組合關(guān)系，則這種修改是允許的，反之則超出了原申請(qǐng)記載的范圍；

d）對(duì)于新主題范圍內(nèi)再次進(jìn)行的修改，參照上述步驟b進(jìn)行判斷。

由此，對(duì)在原申請(qǐng)主題范圍內(nèi)進(jìn)行的修改持較為寬松的態(tài)度，只要本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠確定原申請(qǐng)文件存在修改后技術(shù)方案中各個(gè)技術(shù)特征的組合關(guān)系，就可以允許；對(duì)于改變了申請(qǐng)主題的修改則較為謹(jǐn)慎，需要確定原申請(qǐng)是否明確記載了修改后的主題及其中的技術(shù)特征組合關(guān)系。

這樣，申請(qǐng)人在原申請(qǐng)已明確的主題范圍內(nèi)有一定的修改空間，以獲得與其技術(shù)貢獻(xiàn)相稱的獨(dú)占權(quán)利；又避免了申請(qǐng)人利用修改增加原申請(qǐng)中難以確定的新主題或新組合關(guān)系，使得閱讀了該申請(qǐng)（主要是公開文本）的社會(huì)公眾由于缺乏穩(wěn)定的預(yù)期，而對(duì)該新主題或新組合關(guān)系的權(quán)利主張猝不及防，影響對(duì)已公開技術(shù)的合理改進(jìn)和利用。

四、結(jié)語

綜上所述，重新概括是一種特殊的修改方式，有必要對(duì)其進(jìn)行是否超范圍的審查，但是不能武斷地認(rèn)為這樣的修改必然不符合《專利法》第三十三條的規(guī)定，而仍然需要根據(jù)相關(guān)判斷原則來進(jìn)行綜合考量，從而在維護(hù)社會(huì)公眾利益的同時(shí)，又能充分保證申請(qǐng)人的合法權(quán)益，盡力實(shí)現(xiàn)在保護(hù)發(fā)明創(chuàng)造和促進(jìn)全社會(huì)科技進(jìn)步之間的合理平衡。

“重新概括”也稱“二次概括”，是近年來修改超范圍判斷中的熱門概念，也是頗有爭(zhēng)議的問題。本文通過討論“重新概括”這一概念的定義以及該概念在修改超范圍判斷中的合理運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)，希望有助于消除疑惑、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。

實(shí)際撰寫權(quán)利要求的時(shí)候，通常會(huì)同時(shí)涉及上述兩種概括，即出現(xiàn)技術(shù)特征的概括和技術(shù)內(nèi)容的概括相互交織的情況。