劉 維

一、中國和歐盟的兩個標(biāo)志案件的背景和主要法律問題

2010年12月29日，中國最高人民法院就拉科斯特公司與鱷魚國際公司、上海東方鱷魚公司鱷魚商標(biāo)案（下稱鱷魚商標(biāo)案）作出終審判決。時隔近一年之后，歐盟法院（ECJ）就百威公司與安海斯布希公司百威商標(biāo)案（下稱百威商標(biāo)案）作出初裁。兩案案情和裁判理由相似，是適用商標(biāo)善意共存原則的標(biāo)志性案件。

（一）鱷魚商標(biāo)案與百威商標(biāo)案的法律問題

鱷魚商標(biāo)案的法律問題是，在相同商品上使用物理意義上相似的商標(biāo)，是否應(yīng)該判定成立商標(biāo)混淆性近似。在中國商標(biāo)法及其司法實踐中，混淆性近似是商標(biāo)侵權(quán)的判斷基準(zhǔn)，商標(biāo)在物理意義上相似不等同于法律意義上的混淆性近似，司法解釋和先例對此無爭議。1本案中，法國鱷魚公司于1980年在中國注冊了“鱷魚圖形”商標(biāo)，其產(chǎn)品于1984年正式進入中國，但數(shù)量有限，1994年正式開設(shè)專柜或?qū)Ｙu店。1993年，新加坡鱷魚公司在中國申請注冊“CARTELO及圖”商標(biāo)，其產(chǎn)品于1994年進入中國市場。從認定混淆性近似的傳統(tǒng)因素出發(fā)，本案請求保護的商標(biāo)具有較高的知名度，兩個商標(biāo)（法國鱷魚商標(biāo)與新加坡鱷魚商標(biāo)）在物理意義上具有極高的相似度，且使用在相同商品上。2在一般情形下，相關(guān)消費者施加一般注意力難以區(qū)分兩公司的商品來源，應(yīng)當(dāng)認定容易造成一定的消費者混淆或誤認。本案的特殊之處在于，雙方當(dāng)事人對鱷魚商標(biāo)的采用均屬善意，且在我國長期共同使用各自商標(biāo)，這種善意共存的歷史和現(xiàn)狀，可否容忍一定程度的混淆、進而構(gòu)成混淆可能性的例外情形，正是本案應(yīng)該回答的問題。

百威商標(biāo)案的法律問題是，能否允許在相同商品上注冊相同商標(biāo)。在該案中，捷克百威公司和美國的安海斯布希公司分別于1973年和1974年進入英國的啤酒市場，兩家公司各自在其啤酒商品上使用“Budweiser”商標(biāo)或含有該單詞的商標(biāo)（統(tǒng)稱“百威商標(biāo)”）。經(jīng)過長期輪番的商標(biāo)注冊和異議，英國商標(biāo)局裁定兩公司可以同時注冊百威商標(biāo)，兩公司于2000年5月19日同時成為“Budweiser”商標(biāo)的權(quán)利人。但4年又364天之后，安海斯布希公司向英國商標(biāo)局提出宣告百威公司商標(biāo)無效的請求。3根據(jù)歐盟一號指令第四條第一款規(guī)定，一個商標(biāo)在以下所列的情況下不得注冊或，已經(jīng)注冊的可以宣告其無效：（a）該商標(biāo)與在先商標(biāo)相同，且申請或注冊的商品或服務(wù)與在先商標(biāo)受保護商品或服務(wù)相同的。4因此，一號指令第四條第一款可以作為本案的適用依據(jù)，英國商標(biāo)局正是基于同樣的理由宣告捷克百威公司的商標(biāo)無效。擺在英國上訴法院面前的案件特殊之處在于，百威公司善意采用百威商標(biāo)，并與美國安海斯布希公司長期在英國啤酒市場共同使用各自商標(biāo)，這是否可成為相同商標(biāo)注冊的例外，英國上訴法院將此案提交給了歐盟法院。

兩案發(fā)生原因雖有不同，鱷魚商標(biāo)案是商標(biāo)侵權(quán)引起的民事糾紛，百威商標(biāo)案則因商標(biāo)授權(quán)確權(quán)引起，但兩案的法律爭點卻大致相同。可以認為，兩案均關(guān)乎商標(biāo)善意共存原則的適用，商標(biāo)善意共存原則（Thedoctrineofhonestconcurrentuse）本是英國普通法上的一個古老原則，在近一百年的商標(biāo)法發(fā)展中，英國、美國、澳大利亞和我國香港地區(qū)等普通法系國家或地區(qū)常有適用之案件，但兩案之于中國商標(biāo)法司法和歐盟法院的商標(biāo)案例史均屬首例，中國商標(biāo)法和歐盟商標(biāo)指令均無商標(biāo)善意共存的成文法規(guī)定，在此意義上，兩案堪稱標(biāo)志性案件。

（二）鱷魚商標(biāo)案與百威商標(biāo)案裁判理由之比較

1.鱷魚商標(biāo)案中的善意共存原則

最高人民法院在鱷魚商標(biāo)案中以商標(biāo)的混淆性近似為判斷基點，但認為應(yīng)考慮案件的特殊案情，“就本案訴爭商標(biāo)具體情況而言，在認定其是否近似時，僅僅比對標(biāo)識本身的近似性是不夠的，還必須綜合考量鱷魚國際公司的主觀意圖、雙方共存和使用的歷史與現(xiàn)狀等因素，結(jié)合相關(guān)市場實際，進行公平合理的判斷”。由此可見，本案特殊的案情因素包括新加坡鱷魚公司使用商標(biāo)的主觀善意、雙方對各自商標(biāo)的共存使用歷史以及經(jīng)商標(biāo)使用形成的市場格局。

具體而言，首先，“鱷魚國際公司進入中國市場后使用相關(guān)商標(biāo)，主要是對其已有商標(biāo)的沿用，且在實際使用中也有意區(qū)分訴爭標(biāo)識。因此，原審法院認定鱷魚國際公司之行為不同于刻意模仿名牌奢侈品的假冒行為，其主觀上并無利用拉科斯特公司的品牌聲譽，造成消費者混淆、誤認之故意，并無不當(dāng)”。其次，“從相關(guān)國際市場看，雙方訴爭標(biāo)識在亞洲部分國家和地區(qū)已經(jīng)長期形成共存和使用的國際市場格局”。最后，“從訴爭標(biāo)識在中國市場的共存和使用情況看，兩者在中國市場內(nèi)已擁有各自的相關(guān)公眾，在市場上均已形成客觀的劃分，已成為可區(qū)別的標(biāo)識”。

基于上述考察，最高人民法院得出了不構(gòu)成混淆性近似的結(jié)論，“無論是從雙方當(dāng)事人的相關(guān)認同和共識還是從相關(guān)國際市場實際看，雙方訴爭標(biāo)識在亞洲部分國家和地區(qū)已經(jīng)不致于產(chǎn)生市場混淆而可以共存，這足以表明訴爭商標(biāo)在構(gòu)成要素上的近似性并不必然構(gòu)成混淆性近似，并不必然導(dǎo)致其不能共存?！弊罡呷嗣穹ㄔ荷踔琳J為，在這種特殊案件場合，可以容忍一定程度的混淆，“在侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的具體判斷中，將是否足以產(chǎn)生市場混淆作為認定商標(biāo)近似的重要考量因素，主要是要求相關(guān)標(biāo)識具有不產(chǎn)生市場混淆的較大可能性，并不要求達到任何人在任何情況下均絕對不會誤認的程度”。

2.百威商標(biāo)案中的善意共存原則

在百威商標(biāo)案中，歐盟法院的判斷基點是商標(biāo)功能，并將商標(biāo)功能作為解釋一號指令第四條和第五條的出發(fā)點?！耙惶栔噶畹谖鍡l第一款a項的專有權(quán)之目的是為確保商標(biāo)所有人保護其作為所有人的特定利益，即確保商標(biāo)能發(fā)揮其功能，因此，只有在他人的使用行為消極地影響商標(biāo)功能的發(fā)揮時，商標(biāo)權(quán)人才可行使商標(biāo)權(quán)?！蓖瑯樱爱?dāng)在后商標(biāo)與在先商標(biāo)相同、兩商標(biāo)核定使用的商品也相同的情況下，只有當(dāng)在后商標(biāo)的使用減損了在先商標(biāo)的來源保障功能時”，才能宣告在后商標(biāo)無效或構(gòu)成侵權(quán)。

歐盟法院進一步認為，考慮本案的特殊情況，百威公司在英國使用“百威”商標(biāo)對安海斯布希公司“百威”商標(biāo)的核心功能并未造成減損。這些特殊因素包括雙方并存使用的歷史、雙方使用商標(biāo)的善意以及目前的市場格局。具體而言，“第一，安海斯布希公司和百威公司通過‘百威’商標(biāo)（在該商標(biāo)登記之前）在英國推廣各自的啤酒已有近三十年歷史了。第二，2000年2月份英國上訴法院作出判決，兩公司被授權(quán)一并同時注冊它們的‘百威’商標(biāo)。第三，盡管安海斯布希公司在英國申請注冊‘百威’商標(biāo)的時間早于百威公司，但是兩家公司起初使用‘百威’商標(biāo)時都基于善意。第四，盡管兩商標(biāo)相同，但英國的消費者能很好地區(qū)別兩家公司的啤酒，因為它們的品味、價格以及消費群體都不同。第五，兩個商標(biāo)在英國市場的共存現(xiàn)狀告訴我們，盡管兩商標(biāo)相同，但是安海斯布希公司和百威公司的啤酒清晰地指向不同的生產(chǎn)商”。

3.兩案比較

在鱷魚商標(biāo)案和百威商標(biāo)案中，雙方當(dāng)事人采用商標(biāo)的主觀善意及并存使用商標(biāo)的歷史和當(dāng)前市場格局成為決定裁判發(fā)展的關(guān)鍵因素，這些因素就是本文所要討論的善意共存原則的構(gòu)成因素。從兩案可看出，只要提出主張的一方能夠證明商標(biāo)的善意共存因素，我國最高人民法院就認為在較大可能意義上不會引起市場混淆，甚至容忍可能存在的、一定程度的市場混淆；歐盟法院則認為，即使在相同商品上使用相同商標(biāo)，也不會減損商標(biāo)的來源識別功能。應(yīng)該指出，我國最高人民法院在鱷魚商標(biāo)案中對混淆性近似的判定，并未沿用傳統(tǒng)的混淆分析因素，在百威商標(biāo)案中，歐盟法院也一直強調(diào)案件涉及一種特殊和例外情況。無論作為混淆理論的例外，還是減損商標(biāo)功能的例外，善意共存原則在兩案中均得到了成功的運用，成為商標(biāo)侵權(quán)案件和授權(quán)確權(quán)案件中的一個重要原則。

結(jié)合上述分析，現(xiàn)對兩案案情和法律推理比較如下表。

比較項 鱷魚商標(biāo)案 百威商標(biāo)案請求 判定商標(biāo)侵權(quán) 宣告商標(biāo)無效爭點 商標(biāo)善意共存情況下的混淆可能性判定 商標(biāo)善意共存情況下的商標(biāo)功能減損之認定立足點 混淆性可能性 商標(biāo)功能理由1.被控侵權(quán)人善意采用商標(biāo)；2.兩商標(biāo)長期使用的歷史；3.兩商標(biāo)共存市場的格局。1.兩公司均善意采用商標(biāo)；2.兩商標(biāo)長期使用的歷史；3.兩商標(biāo)各自的市場格局。結(jié)論 1.不成立商標(biāo)混淆性近似2.不構(gòu)成侵權(quán)1.不減損商標(biāo)功能2.駁回商標(biāo)無效的請求

二、比較法視野下的商標(biāo)善意共存原則——以普通法為中心

商標(biāo)善意共存原則是普通法下的一個古老原則，英國、澳大利亞、我國香港地區(qū)和美國等普通法國家或地區(qū)的商標(biāo)法都有該原則的明文規(guī)定，有關(guān)該原則的司法適用也不曾間斷過。善意共存原則在普通法下的產(chǎn)生，源于解決不同主體善意同時使用同一商標(biāo)的現(xiàn)實困境。“在19世紀(jì)早期，商業(yè)還大部分具有地方性；不同地域的商人可能善意地采用相同或近似商標(biāo)。在這些情況下，他們各自產(chǎn)品的銷售不存在競爭并因此不會產(chǎn)生公眾欺詐問題。然而，隨著交通的快速發(fā)展，19世紀(jì)前半葉市場也擴大了。在各自商品上使用近似商標(biāo)的商人的產(chǎn)品，因此可能面對同一潛在消費群體銷售，這些消費者面臨著誤解產(chǎn)品來源的風(fēng)險。而且，由于商標(biāo)是營業(yè)商譽的附載，如果營業(yè)商譽被分割，商標(biāo)使用權(quán)可由兩人以上的繼承人獲得，例如，當(dāng)營業(yè)之前由合伙方式或者兩個以上的工廠或商店的方式進行。為了滿足這種情景，善意共存原則應(yīng)運而生。根據(jù)該原則，只要商標(biāo)的使用起初并無欺詐故意，但是卻由于之后不涉及商標(biāo)專用人惡意或其他過錯行為的情形，產(chǎn)生了欺詐風(fēng)險，此時，該商標(biāo)仍然受到保護。然而，如果商標(biāo)專用人自己的過錯行為在該商標(biāo)的使用中占有一席之地，衡平法院不會給其頒發(fā)停止侵權(quán)的禁令。這是‘尋求衡平救濟者需有潔凈之手’的衡平法原則的特別適用。在善意共存情形，任何商標(biāo)所有人均不得限制另一人使用商標(biāo)，但對進行霸占使用侵犯商標(biāo)的行為，任何商標(biāo)所有人均可獲得禁令?！?

（一）英國

英國《商標(biāo)法》第十二條第二款規(guī)定：在善意共存使用情形，或者法院或注冊官認為適于如此行為的其他特別情形，法院或注冊官可準(zhǔn)許兩人以上使用相同或近似商標(biāo)在：（a）相同商品上；（b）同類（samedescription）商品上，或者（c）相互聯(lián)系的商品和服務(wù)之間或不同類別的商品和服務(wù)之間，但是如果可能，法院或注冊官可在個案中施加其認為適合的條件和限制。

一個標(biāo)志性案件對判斷善意共存原則的因素進行了總結(jié)：（1）在承認具有一定混淆可能的同時，或許還是比較遙遠的，基于兩文字讀音上的近似所產(chǎn)生的意外混淆以及合理考慮源于對商標(biāo)不準(zhǔn)確或未記牢的印象所產(chǎn)生的錯誤可能，我認為混淆可能是比較微弱的；（2）對“Abermill”文字的選擇是善意的；（3）已經(jīng)證明了五年的善意共存使用；（4）導(dǎo)致混淆的是使用人，而不是注冊行為，使用人未提交任何實際混淆的證據(jù)，不應(yīng)忽略這一事實，盡管還應(yīng)考慮證明難度；（5）上訴人的商業(yè)規(guī)模很小，且多年來處于靜止?fàn)顟B(tài)。相反，被上訴人已經(jīng)通過其商標(biāo)建立了大型的、迅猛發(fā)展的商業(yè)。6后又經(jīng)過案件的積累，法院確立了以下五個非窮盡性的考量因素：（1）共存使用的善意；（2）使用的時間、地域和銷售數(shù)量的范圍；（3）爭議商標(biāo)導(dǎo)致的混淆可能性的程度；（4）是否有實際混淆的例子已被證明；（5）如果允許注冊，將可能對當(dāng)事人引起的不便。7

（二）澳大利亞

澳大利亞《商標(biāo)法》第四十四條第三款規(guī)定：“若注冊官在個案中能信服：（a）善意同時使用這兩個商標(biāo)；或（b）在其他情況下，適合如此作為；注冊官可以以其認為適于施加的條件或限制同意申請人商標(biāo)注冊的申請。如果申請人的商標(biāo)只用在特定領(lǐng)域，所施加的限制可包含商標(biāo)使用也將限定于該特定領(lǐng)域?！?/p>

澳大利亞聯(lián)邦法院在2012年的沃爾沃商標(biāo)案中提出，申請商標(biāo)與在先商標(biāo)構(gòu)成商標(biāo)法第44條第1和2款下的實質(zhì)相同或欺詐性相似時，注冊官因此拒絕商標(biāo)注冊還受到第44條第3款兩商標(biāo)成立善意共同使用或“其他情形”，或第44條第4款持續(xù)使用規(guī)則而允許商標(biāo)注冊下的法院自由裁量的制約。8有關(guān)法官在判決中指出：“兩個商標(biāo)的采用和共同使用超過六年的歷史表明，如果它們繼續(xù)像以前一樣在遠距離分開的區(qū)域使用，這兩個標(biāo)志能夠以不存在混淆或者沖突的方式共存。通過對它們的使用附加互相排斥的地域限制可以達到這一結(jié)果，但是由于任何一方都希望拓寬他們的商標(biāo)使用范圍，我必須考慮我現(xiàn)在面臨的問題，對其注冊該附加怎樣的地域限制是公平且合理的。”9

（三）我國香港地區(qū)

我國香港地區(qū)《商標(biāo)條例》第13條規(guī)定：（1）當(dāng)注冊官或者法院信服如下事項時，商標(biāo)條例第12條（拒絕登記的相對理由）不能阻止商標(biāo)登記：（a）申請商標(biāo)與在先商標(biāo)或其他在先權(quán)利具有善意共存使用情形；（b）或者因其他特殊情況，商標(biāo)注冊是合理的。（2）根據(jù)或者憑借前款獲得注冊的商標(biāo)應(yīng)該受到注冊官或法院認為適合施加的限制或條件的約束。（3）本條款不能阻止注冊官根據(jù)第11條（拒絕注冊的絕對理由）的任何理由拒絕商標(biāo)注冊。

2010年我國香港地區(qū)高等法院在周生生商標(biāo)案中提出，《商標(biāo)條例》第13條第（1）款（a）項分為兩個階段的考量：（1）爭議標(biāo)志以及之前的商標(biāo)是否存在善意共存的使用；（2）如果答案是肯定的，在考慮包括公共利益在內(nèi)的所有因素之后，盡管爭議商標(biāo)在相關(guān)商品或服務(wù)上的使用可能導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆，注冊官是否應(yīng)行使自由裁量權(quán)接受商標(biāo)注冊申請。第一階段的善意共存使用是一個事實問題，關(guān)鍵要查明“使用、共同使用以及善意的共同使用”，這里的“使用”必須是將爭議的標(biāo)志作為商標(biāo)使用。第二階段的中心是考察公共利益、混淆可能性等所有因素。10

（四）美國

美國法上的商標(biāo)善意共存原則肇端于1916年美國最高法院審理的蒂羅斯案，11“善意和遠方使用”自此案成為善意共存原則的構(gòu)成要素，商標(biāo)的地域性也成為這一原則的觀念基礎(chǔ)（以下簡稱蒂羅斯規(guī)則）?！案鞣皆谕皇袌龈偁幮允褂孟嗤虡?biāo)的普通案件中，運用在先使用解決問題是正確的。但當(dāng)雙方獨立地在相同種類的商品上使用相同商標(biāo)且各自經(jīng)營的市場相去甚遠時，在先使用問題在法律上變得無關(guān)緊要，除非最起碼看起來，后使用人在選取該商標(biāo)時出于有害先使用人利益的圖謀，如從他人商品的聲譽獲利、阻礙他人貿(mào)易的擴展?！?2“這不是說，商標(biāo)的所有者可以獨占其商品從未到達或并非商標(biāo)指示的商品市場。我們同意下級法院的觀點：因為要保護的是貿(mào)易而非商標(biāo)，商標(biāo)并不認可省或州或國家的地域限制，而只認可由于商標(biāo)使用被廣為人知和其指示的商品所擴張到的任何市場。但是商標(biāo)不可能來到無此標(biāo)記的商品市場或無商人提供該商品的市場?！?3

但是，1946年《蘭哈姆法》為聯(lián)邦注冊的商標(biāo)賦予全國性的效力，這在一定程度上限制了蒂羅斯規(guī)則的適用，因為只要完成聯(lián)邦商標(biāo)注冊，即推定全國范圍內(nèi)的第三人知曉該注冊商標(biāo)，后使用人則不得再主張善意。更為重要的是，蒂羅斯規(guī)則的觀念基礎(chǔ)已不復(fù)存在。然而，《蘭哈姆法》的立法目的顯然并非廢除善意共存原則，恰恰相反，該法第二條（d）款還將商標(biāo)善意共存原則法典化：“……兩人以上因注冊申請?zhí)峤恢肮餐戏ㄊ褂猛簧虡?biāo)而有權(quán)使用該商標(biāo)，及注冊官或法院認為，依其使用的方式或地域或商品等條件和限制，繼續(xù)使用該商標(biāo)不會產(chǎn)生混淆、誤認或欺詐，則可對這些當(dāng)事人的相同或近似商標(biāo)進行共同注冊，同時規(guī)定上述條件和限制。注冊官還可依據(jù)法院關(guān)于兩人以上有權(quán)在商業(yè)中使用相同或近似商標(biāo)的最終裁定進行共同注冊，同時規(guī)定上述條件和限制。”

三、善意共存原則的混淆可能性檢驗與商譽保護

從上述各個國家和地區(qū)的商標(biāo)法規(guī)定看，商標(biāo)權(quán)人均具有禁止他人未經(jīng)許可在相同或類似商品或服務(wù)上使用相同或近似商標(biāo)的權(quán)利，注冊官應(yīng)拒絕他人在相同或類似商品或服務(wù)申請注冊相同或近似商標(biāo)，商標(biāo)侵權(quán)案件中商標(biāo)權(quán)人則可獲得法院禁令。普通法下的善意共存原則提供了一個例外，只要存在商標(biāo)善意共存的情形，注冊官或法院可依自由裁量給予注冊或不頒發(fā)禁令。較有意思的是，普通法系的英國分支和美國分支在判斷善意共存原則的成立時具有不同的考量因素或構(gòu)成要件，前者列出非窮盡性、但極具代表性的五個因素，商標(biāo)混淆檢驗是其中一環(huán)14；后者將“善意和遠方使用”作為構(gòu)成要件。我國和歐盟法院則均闡述“善意采用商標(biāo)、長期使用歷史、客觀共存的格局”作為善意共存的要素?？梢?，“善意”和“使用”的因素作為該原則的構(gòu)成應(yīng)無疑義，但混淆可能性與商標(biāo)善意共存原則之間的關(guān)系則是一個撲朔迷離和疑惑叢生的問題，須作深入研究。

（一）善意共存原則的混淆可能性檢驗

普通法系的英國分支（含英國、澳大利亞、我國香港地區(qū)）的案件中，法官一般都認為，商標(biāo)善意共存原則意味著容忍一定程度的市場混淆。在善意共存原則的一個標(biāo)志性案件中，英國法官指出，善意共存使用例外之存在表明對一定程度混淆之容忍。15“善意共存使用原則意味著應(yīng)容忍市場中一定程度的混淆。使用商標(biāo)可能欺詐或?qū)е禄煜膯渭兪聦?，不必然足以支持禁止此種使用的禁令?！?6由商標(biāo)共存使用引起的混淆可能性不是特別高，只要一個商標(biāo)指向昂貴和高級市場的產(chǎn)品，而另一個商標(biāo)則指向普通公眾享有的不昂貴產(chǎn)品。17換言之，如果市場混淆足夠強大，善意共存原則就無法成立。

我國最高人民法院在鱷魚商標(biāo)案中的裁判理由體現(xiàn)了類似的觀點，“是否足以產(chǎn)生市場混淆作為認定商標(biāo)近似的重要考量因素，主要是要求相關(guān)標(biāo)識具有不產(chǎn)生市場混淆的較大可能性，并不要求達到任何人在任何情況下均絕對不會誤認的程度”。歐盟法院對于百威商標(biāo)案雖從商標(biāo)功能角度論述，得出善意共存情形不會消極影響商標(biāo)的來源保障功能，既然商標(biāo)的來源保障功能不受減損，不難得出，此種情形亦不可能發(fā)生市場混淆的結(jié)論。可見，我國最高人民法院和歐盟法院通過三要素來論述善意共存的成立，但最終的結(jié)論均指向市場混淆能否成立。

普通法系的美國分支的情況稍有不同。美國法上的商標(biāo)善意共存原則在后《蘭哈姆法》時代的適用仍然是一個問題，聯(lián)邦注冊商標(biāo)的全國效力排除了商標(biāo)后使用者的善意和不知情抗辯，但“實際知情（actualknowledge）而非推定知情”的解釋、后使用者的遠方使用和注冊商標(biāo)權(quán)利人在遠方市場的消極懈怠為該原則的適用提供了空間，1959年發(fā)生的唐納德案就提出了一個注腳，該案表明，所有問題的回答還是要回到混淆可能性的標(biāo)準(zhǔn)上來?！叭绻陨虡?biāo)所有人和未經(jīng)授權(quán)使用者對于商標(biāo)的使用限定于兩個足夠獨立及地理上分割的市場上，同時注冊商標(biāo)所有人也沒有可能將其使用行為擴展到被告的市場領(lǐng)域，那么公眾混淆就不可能產(chǎn)生。所以注冊商標(biāo)所有人無權(quán)禁止后來的使用者使用該商標(biāo)。……我們注意到盡管原告在羅切斯特從事批發(fā)生意，但其花費了三年的時間才獲知被告使用了其商標(biāo)并提起了訴訟。這個強烈的信號暗示在以下行為中沒有公眾混淆的產(chǎn)生——地理上完全分割的貿(mào)易領(lǐng)域內(nèi)在零售層面的商標(biāo)同時使用行為以及同一地區(qū)的零售和批發(fā)這兩個不同的市場層面的同時使用行為?！?8

從本質(zhì)意義上看，“遠方使用”為商標(biāo)使用的地域特征，“客觀的市場格局”和“遠方市場的消極懈怠”則為商標(biāo)使用現(xiàn)狀和規(guī)模的描述，普通法系的兩大分支及中國、歐盟關(guān)于善意共存原則構(gòu)成要素的闡述均可歸于“善意和使用”這兩大構(gòu)成，因此，“采用商標(biāo)的善意、使用商標(biāo)的時間、地域和規(guī)模”是善意共存原則的核心構(gòu)成，但混淆可能性檢驗制約商標(biāo)善意共存原則的適用，在論述善意共存構(gòu)成的要素時，最終目的仍在于檢驗和判斷是否存在較大可能的市場混淆，混淆可能性仍是給予商標(biāo)注冊或頒發(fā)禁令的終極標(biāo)準(zhǔn)。

（二）善意共存原則適用中的商譽保護

注冊商標(biāo)在其注冊的司法管轄范圍具有絕對效力，中國、歐盟、美國、英國等均如此。我國現(xiàn)行《商標(biāo)法》及其實施條例只規(guī)定了商標(biāo)合理使用19作為商標(biāo)絕對效力的例外，普通法系國家在商標(biāo)法上還規(guī)定有商標(biāo)善意共存原則及其他適當(dāng)情形作為例外。歐盟法院在百威商標(biāo)案中通過對商標(biāo)一號指令第四條和第五條的解釋，使商標(biāo)善意共存原則成為一種正當(dāng)事由，我國最高人民法院在鱷魚商標(biāo)案中同樣達到了這種效果。在此意義上，善意共存原則為保護商標(biāo)使用人的商譽提供了避風(fēng)港。

在美國的唐納德案中，后使用人當(dāng)前雖可在其地域范圍內(nèi)使用商標(biāo)，但注冊商標(biāo)權(quán)利人能否將其商業(yè)推廣到該領(lǐng)域或許可第三人在該領(lǐng)域使用商標(biāo)？如前所述，原告在遠方市場長期的消極懈怠為本案中善意共存原則的適用提供了空間，善意共存原則的適用則為被告在原有地域中的商譽提供了避風(fēng)港，后使用人仍可在原地域范圍使用商標(biāo)。“考慮原告的不作為——在將近30年的時間里既未通過對零售買家直接做廣告也未通過授權(quán)許可他人開展零售業(yè)務(wù)進而將其商標(biāo)使用拓展至被告的貿(mào)易領(lǐng)域，沒有合理理由期待原告會將其零售業(yè)務(wù)拓展到被告的貿(mào)易領(lǐng)域?！?0

類似的，善意共存原則的適用還為商標(biāo)先使用人的商譽提供了避風(fēng)港，先使用人可在其原地域范圍內(nèi)繼續(xù)使用商標(biāo)。在我國《商標(biāo)法》下，商標(biāo)先使用抗辯必須符合第三十一條后段之規(guī)定，21即只有滿足“注冊商標(biāo)權(quán)利人以不正當(dāng)手段搶注”、“先使用商標(biāo)有一定影響”的條件，先使用抗辯才能得到支持。但本文提出的善意共存原則為商標(biāo)的先使用人提供了另一種抗辯可能。江蘇省高級人民法院審理的自由鳥商標(biāo)案為這一抗辯提供了注腳。該案事由類似商標(biāo)的遠方使用案型：江蘇連云港新浦區(qū)的自由鳥衣飾店在1996年登記成立，2007年9月之后，由于擴大經(jīng)營的需要，新浦區(qū)自由鳥衣飾店注銷，其后成立了連云港自由鳥公司。廣東自由鳥公司成立于1996年5月，主要從事服裝等生產(chǎn)銷售，其于1995年10月受讓了第三人的“自由鳥”注冊商標(biāo)，該公司于2008年進入連云港市場之后，與連云港自由鳥未注冊商標(biāo)發(fā)生了沖突。在本案中，法院以混淆可能性為判斷基點，以善意長期使用為論證理由，以保護先使用人長期使用形成的商譽為政策導(dǎo)向，認為連云港自由鳥“在登記使用‘自由鳥’字號時并不具有攀附‘自由鳥’商標(biāo)聲譽的主觀故意，……在長達十多年的經(jīng)營過程中，連云港自由鳥公司一直系出于正常的營業(yè)需要正當(dāng)善意地使用‘自由鳥’字號，且在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)積累了一定的商譽”。相反，“假如絕對地以在先商標(biāo)權(quán)人廣東自由鳥公司的利益作為唯一的衡量因素，認定連云港自由鳥公司及其前身新浦區(qū)自由鳥衣飾店已經(jīng)使用十多年字號的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，將會給連云港自由鳥公司的正當(dāng)權(quán)益及其已經(jīng)累積的商譽造成不當(dāng)損害，這對連云港自由鳥公司明顯不公平”。22

注：

1可見《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條第二款、第十一條；中國青年旅行社商標(biāo)案，見北京市第一中級人民法院（2003）一中行初字第182號行政判決書。

2該案情見最高人民法院（2009）民三終字第3號民事判決書。

3Budějovick Budvar,národní podnik V.Anheuser-Busch Inc.Case C482/09.

4還可見歐盟一號指令關(guān)于商標(biāo)侵權(quán)的認定標(biāo)準(zhǔn)，一號指令第五條第一款規(guī)定：商標(biāo)所有人有權(quán)制止他人未經(jīng)許可在相同商品或服務(wù)上使用相同商標(biāo)的行為。商標(biāo)所有人有權(quán)制止他人未經(jīng)許可在相同或類似商品或服務(wù)上使用相同或近似標(biāo)識的行為，只要相關(guān)公眾存在混淆，包括商標(biāo)與標(biāo)識之間的聯(lián)系可能。不難看出，歐盟一號指令對商標(biāo)侵權(quán)的規(guī)定與我國商標(biāo)法司法實踐的做法相同，在相同商品或服務(wù)上使用相同商標(biāo)的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為，無需混淆可能性的條件。

5General Elect ric Co.of U.S.A v General Elect ric Co.Ltd.[1972]1 W.L.R.729,at 743.

6Pirie’s Appl ication（1933）50 R.P.C.147 at 159.

7（1933）50 RPC 147 at 159-160;In Re John Fit ton＆Co Ltd’s Application（1949）66 RPC 110 at 112;In Re Elect rix Ltd’s Appl ication[1957]RPC 369 at 379.

8Tivo Inc v Vivo International Corporation Pty Ltd[2012]FCA 252,paragraph 238.

9PB Foods Ltd v Malanda Dairy Foods Ltd[1999]FCA 1602,paragraph 69.

10C.S.S.JEWELLERY COMPANY LIMITED V.THE REGISTRAR OF TRADE MARKS,HCMP 2602/2008,paragraph 35-38.

11嚴(yán)格意義上說，1894年的健康女神案是美國適用善意共存原則的最早案件，但健康女神案僅涉及共存協(xié)議的處理，本文討論的善意共存原則嚴(yán)格繼承普通法上的含義和案件背景，故而將蒂羅斯案稱為美國首案。

12Hanover Star Mil l ing Co.v.Metcal f,240 U.S.403,415（1916）.

13Ibid,at 416.

14從現(xiàn)代商標(biāo)法看，實際混淆是混淆可能性檢驗的一個考量因素，因此，本文統(tǒng)稱為混淆可能性檢驗。

15In Re Alex Pirie＆Sons Ltd’s Appl ication（1932）49 RPC 195 at 206.

16New South Wales Dairy Corporation v Mur ray Goulburn Co-Operative Company Ltd （1990）171 CLR 363,at 405-406.

17Jean Patou Par fumeur v Crisena Corp Pty Ltd（1990）20 IPR 660 at 664-665.

18Dawn Donut Co.v.Har t's Food Stores,Inc.,267 F.2d 358,364.（1959）.

19《中華人民共和國商標(biāo)法實施條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第358號）第49條：注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有地名，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。

20Supra 18,at 365.

21不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。

22江蘇省高級人民法院（2009）蘇民三終字第0009號民事判決書。